Hace una semana, McDonald’s perdió en la Unión Europea un litigio marcario cuyo fallo la obligó a renunciar al nombre Big Mac para hamburguesas de pollo, por no haberlo usado por más de cinco años consecutivos. Con la pérdida del derecho exclusivo de esta marca, es ahora la cadena irlandesa de comida rápida Supermac's (la más grande de la isla) la que se erige como la única con derecho de usar esta denominación para sus productos de pollo.
Esta disputa empezó en 2014, cuando Supermac’s inició un proceso de expansión hacia otros países de la Unión Europea, que no hizo sino llevar a McDonald’s a oponerse al registro de esta empresa fuera de Irlanda así como al nombre de algunos de sus productos como marcas comerciales.
La empresa estadounidense alegó que Supermac es visualmente similar a McDonald's, mientras que la empresa irlandesa argumentó que convivió junto a ella en casa desde 1978, sin confusión alguna, por lo que el reclamo no era válido.
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Esta primera etapa de la disputa se dirimió ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Oami, ahora conocida como Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea -EUIPO-) que determinó, en enero de 2016, que la queja de 41 páginas de McDonald’s era válida –al menos parcialmente–, por lo que negó la solicitud de marca de Supermac’s para sus alimentos, bebidas, café, helados, carne y juguetes, aunque conservó el derecho de marca comercial sobre su propio nombre, pero no para operar restaurantes de comida rápida.
Oami alegó en ese entonces que había una probabilidad de confusión si Supermac's registraba su marca en la UE, porque esta y McDonald’s tienen carne y condimentos similares, mientras los demás productos (confitería, helados y café) eran idénticos. “En la medida en que ambas marcas contienen el elemento MAC, que puede percibirse como un nombre o un apodo, las marcas son conceptualmente similares”, dijo la oficina.
Además, en la medida en que se pueda percibir que ambas marcas contienen referencias a un tamaño grande o considerable, también son conceptualmente similares en el sentido de que se refieren a indicadores cuantitativos.
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Insistencia irlandesa
En respuesta a este fallo, Supermac's cuestionó, en abril de 2017, el derecho de McDonald's a poseer determinadas marcas dentro de la UE mediante una solicitud de caducidad ante la EUIPO, por lo que, en enero de 2019, la oficina determinó que ciertas marcas comerciales de McDonald's, incluida Big Mac, debían ser revocadas.
Pat McDonagh, fundador de Supermac’s, dijo en ese entonces –y ha sostenido por años– que McDonald's se escuda en disputas de propiedad intelectual para evitar que sus posibles competidores se expandan, para él, una de las pruebas de esto es que la cadena norteamericana registró las marcas snack box y supermac, para bloquear cualquier producto con ese nombre (la snack box es el producto más popular de la cadena irlandesa y no tiene símil en la cadena rival).
Ante la contestación de la empresa gaélica, la Junta de Apelaciones de la EUIPO revocó parcialmente, en 2023, la decisión de 2019 con lo que, tanto McDonald's como Supermac's, podían usar el nombre Big Mac en sus productos. Pero esto no complació a la cadena de McDonagh, que apeló esta decisión.
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Y es esta última fase de la trama la que concluyó el 5 de junio, cuando el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que McDonald's no había dado pruebas del uso efectivo de la marca Big Mac en relación con algunos de los productos de pollo o en relación con servicios asociados con el funcionamiento de restaurantes en los últimos cinco años.
Así que, basados en la falta de evidencia sólida y objetiva y en que no hay una subcategoría independiente o interpretación de la lista de servicios, Supermac's y cualquier otra cadena son libres de utilizar el mac en sus nombres comerciales y sus productos avícolas en Europa, mientras la cadena foránea sólo podrá conservar la marca Big Mac para sus hamburguesas de carne. La celebración por este fallo, por cierto, se hizo en redes sociales.
La solicitud de caducidad de Supermac’s señaló las clases 29 (alimentos preparados a partir de productos de carne, cerdo, pescado y aves), 30 (sánduches, bizcochos, pan, pasteles, galletas, chocolate, café, condimentos, entre otros alimentos) y 42 (servicios asociados con la concesión de franquicias de restaurantes y otros establecimientos dedicados al suministro de alimentos y bebidas) del Arreglo de Niza.
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Asimismo, el documento introducido por la cadena invocó el artículo 51 del Reglamento del Consejo nº 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea.
Alegaron que los sándwiches de carne y los de pollo están registrados erróneamente en las clases 29 y 30, ya que, según la Clasificación de Niza, cualquier tipo de sándwiches comestibles pertenecen a la clase 30, por tanto, debía revocarse el registro de la marca controvertida para dichos productos respecto de la clase 29.
Basada en esto, en enero de 2019, la División de Anulación estimó la solicitud de caducidad y declaró revocados los derechos de McDonald's International Property Co. Ltd., respecto de todos los productos y servicios señalados, puesto que consideró que las pruebas aportadas por ellos no demostraron el alcance del uso de la marca controvertida.
¿Se trataba de trademark bullying?
Pat McDonagh se ha enfrentado a McDonald’s desde 2014, cuando iniciaron sus planes de expandir su marca por Gran Bretaña, Europa y Australia, y a lo largo de esta década ha dicho varias veces que la disputa marcaria de la cadena estadounidense es únicamente una estrategia, refugiada en litigios de propiedad intelectual, para bloquear el crecimiento de Supermac’s.
Tomando en cuenta que las marcas comerciales son recursos para designar a los productos y servicios prestados por una empresa que los esté usando efectivamente, y que McDonald's se opuso a las solicitudes de marca de Supermac y registró este nombre como marca a pesar de no tener un producto llamado así en su menú, dentro o fuera de Irlanda, McDonagh ha asegurado reiteradas veces que lo que en realidad está haciendo la cadena estadounidense es recopilar marcas con el fin único de bloquear a sus rivales.
A este comportamiento se le llama trademark bullying o acoso de marcas, que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) define como el acto mediante el cual el propietario de una marca utiliza sus derechos de marca para acosar e intimidar a otra empresa más allá de lo que la ley podría interpretar razonable.
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La táctica común (iniciar litigios marcarios), explica la firma Lambert & Lambert PLC, permite que grandes empresas sometan a sus rivales mediante un largo proceso que, a la larga, se le hace muy oneroso sostener, por lo que suelen abandonar las disputas antes de que sean desestimadas o concluidas por un juez.
Frecuentemente hay un severo desequilibrio en los recursos entre el trademark bully y la parte que se encuentra en el extremo comercial del acoso. El objetivo carece de los recursos para montar una defensa eficaz y, peor aún, el uso de la marca en cuestión con frecuencia no justifica el gasto de defender esa marca.
De acuerdo con la firma FoxMandal, se deben considerar varios elementos antes de concluir si un litigio se trata de un reclamo legítimo o de trademark bullying. Para ellos, un bully es alguien que cruza el límite exterior de la “probabilidad de confusión” al procesar a los propietarios que utilizan una marca supuestamente similar para bienes y servicios no competitivos.
En el caso de marcas engañosamente similares y de bienes y servicios competitivos, cualquier acto de aplicación agresiva caerá dentro del ámbito de un litigio de buena fe. Del mismo modo, cuando los propietarios de marcas diferentes hacen valer sus derechos contra marcas en el uso de productos no competitivos, se trata de acoso marcario.
Todo este proceso termina desdibujando los esfuerzos legítimos para proteger una marca y el empleo de reclamos de protección de marca para atacar a competidores más pequeños, lo cual parece ser el caso de McDonald’s contra Supermac, habida cuenta de que parece ser que la cadena estadounidense está tratando de bloquear cuanta palabra con el prefijo mac pueda bloquear, y que la ha llevado a registrar palabras como McKids, McFamily, McCountry, McWorld, McJob, McBaguette, McBunny, McPunk'n o McMagination, entre muchas otras, aunque no formen parte de sus menúes u ofertas.
Asesores legales
Supermac’s (Holdings) Ltd.:
BomhardIP (Alicante): Socios Verena von Bomhard y Johannes Fuhrmann.
McDonald’s International Property Co. Ltd.:
Bardehle Pagenberg (Múnich): Socios Alexander von Mühlendahl y Claus Eckhartt. Abogados Alexander von Mühlendahl y Karin Thanbichler-Brandl.
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