Cuando hablamos de franquicias, automáticamente lo asociamos con una marca, y es lo natural, ya que van de la mano.
Es por esto que, desde el punto de vista legal, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México, en su artículo 245, señala que “existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue”.
Cuando se entregue una franquicia, es importante hacer un estudio detallado de los activos intangibles que forman parte del sistema y que se van a licenciar, pues varias franquicias contemplan activos intangibles adicionales a la marca, ya sean avisos comerciales, imagen comercial (trade dress), marcas olfativas e, incluso, patentes.
Hoy en día, las patentes forman parte de varias franquicias. Igualmente, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y su Reglamento establecen la obligación del franquiciante de entregar la Circular de Oferta de Franquicia con anterioridad a la firma del Contrato de Franquicia.
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Uno de los elementos que debe incluir la Circular de Oferta de Franquicia es la descripción de los derechos de propiedad intelectual que se van a licenciar, incluyendo patentes, de ser el caso.
Al respecto, es importante considerar que una patente es un derecho de exclusividad y se le otorga a un inventor (o su causahabiente) para explotar de forma exclusiva una invención que, a su vez, se trata de una creación que permite transformar la energía o la materia y resuelve algún problema técnico o satisface alguna necesidad humana.
Las invenciones, en términos generales, pueden ser productos o procesos, como dispositivos electrónicos, vacunas, aditivos, nuevos materiales, métodos de fabricación y hasta usos diversos de compuestos químicos conocidos.
Para que una invención pueda patentarse se requiere que esta sea novedosa, implique actividad inventiva y tenga aplicación industrial. La novedad se refiere a que la invención no se haya divulgado por algún medio en alguna parte del mundo, es decir, que no sea conocida y no se haya comercializado previamente.
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La actividad inventiva se cumple cuando las características de la invención no son obvias o no pueden deducirse a partir del conocimiento disponible. La aplicación industrial se refiere a que la invención sea susceptible de explotarse en alguna rama económica.
Así, las patentes no premian lo tecnológicamente complejo, pues cuestiones simples pero novedosas e innovadoras pueden protegerse por patente, como en su momento se protegió el clip para sujeción de papel, un estuche para teléfono móvil que incluye un soporte desplegable para facilitar la visualización manos libres o un mecanismo de cierre para bolsas de plástico. Lo importante es que la invención no sea conocida previamente.
Es importante considerar que las patentes tienen una vigencia de 20 años desde su fecha de presentación en México, aunque una vez otorgadas se debe pagar su mantenimiento cada 5 años, de forma que, si esto no se hace, la patente puede caducar antes de ese tiempo.
Además, es importante considerar que su tramitación toma en promedio de 3 a 5 años, de forma que la vigencia restante a partir de que se otorgan normalmente es menor a los 20 años.
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De cualquier forma, aún en trámite es posible licenciar una solicitud de patente para una franquicia, no es necesario esperar a que esta se otorgue, pero muchas veces algunas de las condiciones de la licencia están sujetas a que el trámite concluya satisfactoriamente o no y el precio o regalía pactada también puede modificarse en este caso.
Dicho lo anterior, cuando el franquiciante va a otorgar una franquicia que incluya una patente, deberá tomar en cuenta las implicaciones legales y el impacto que la patente tendrá en el sistema.
Por ejemplo:
- La vigencia de la patente y su relación con la vigencia del Contrato de Franquicia y sus términos de renovación.
- El cálculo de la cuota inicial y de las regalías.
- El retorno de inversión, sobre todo si la vida de la patente está por concluir o le quedan varios años.
- Incluir claramente las patentes en la Circular de Oferta de Franquicia y actualizarla en el momento de entregar a cada prospecto de franquiciatario para, de esta manera, evitar la falta de veracidad de información, resultando en la posible nulidad del contrato y pago de daños.
*Mariana González Vargas es socia y Zarina Beltrán Bretón es asociada de propiedad intelectual de Basham, Ringe y Correa, S.C.
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