Poco más de un año después de que inició la disputa, la marca francesa Hermès cerró el capítulo que la enfrentó con Mason Rothschild (seudónimo de Sonny Estival), el artista digital que diseñó una colección de NFT con distintas variaciones del bolso Birkin de Hermès, llamada MetaBirkins.
El veredicto se dio a conocer el 8 de febrero, cuando el jurado que dirimió la causa en el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York concedió a la marca francesa la razón y una compensación de 133.000 dólares por daños y perjuicios, esto por infracción de los derechos de marca registrada, su dilución y ciberocupación indebida (el artista registró el dominio MetaBirkins para vender sus NFT) de parte de Rothschild.
La victoria de los galos se puede interpretar como el triunfo sobre lo estipulado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ampara la libertad de discurso y expresión ergo protege la apropiación creativa y que era usada como argumento de los abogados de Rothschild, quien aseguró siempre que sus MetaBirkins son una recreación artística derivada de su libertad de expresión y no una copia (cabe resaltar que, además, la colección de NFT advertía que no había relación entre esta y Hermès).
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El artista y sus abogados aseguraron que los tokens eran arte realizado como una metáfora del consumismo y como crítica al uso de pieles en artículos de lujo y como símbolo cultural de “riqueza y estatus enrarecidos”, por lo que invitaban a ver el contexto de su realización.
Danielle N. Garno (socia) y Krithika Rajkumar (asociada), de Holland & Knight LLP, explicaron a Fashion & Law Journal que este caso “podría sentar las bases de cómo la ley de marcas registradas afecta los NFT y cualquier activo digital relacionado con el uso justo y la libertad de expresión”, amén de generar nuevas preguntas sobre el alcance del arte interpretativo/apreciativo en el Metaverso y qué hacer con todas las disputas similares que existen en este momento. Este, como dijeron las abogadas, es uno de los primeros casos que estudió la interacción de marcas registradas del mundo real con el metaverso.
Ambas destacaron que “a diferencia del arte tradicional que se exhibe en las galerías, los artistas y las marcas pueden verse como competidores en el mundo virtual si intentan operar con el mismo nombre o con nombres contradictorios”, como pudo haber ocurrido en esta disputa, pues -como señaló Hermès- era bastante probable que los consumidores confundieran la colección de Rothschild con lanzamientos oficiales de NFT de ellos (recordemos que otras casas de moda como Burberry, Gucci y Givenchy tienen colecciones oficiales de NFT en el metaverso).
Cuatrecasas recordó en su blog que toda disputa relacionada con marcas y NFT analiza la aplicación, adecuación y suficiencia de las actuales leyes de propiedad intelectual e industrial en el metaverso, donde aún existen diversas áreas grises, por eso la resolución de esta disputa sienta las bases de las que seguirán.
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En este caso, dijo el despacho español, “se planteó el grado de aplicabilidad de la normativa sobre derechos de propiedad intelectual e industrial en ámbito del metaverso y, en particular, de los NFT, así como el potencial conflicto que puede existir en esta realidad entre los derechos marcarios y el derecho a la libertad de expresión. Tratando de resolver el litigio, el juez federal de Nueva York se centró en primer lugar en determinar qué debe entenderse por un ‘NFT’ y cuáles son las clases de NFTs existentes”, algo que resultó ser la clave en la resolución. Durante las deliberaciones del juicio se diferenció entonces entre los tokens que son una mera imagen (como los MetaBirkins) y aquellos que se asocian a un archivo multimedia que pueda usar un avatar virtual.
¿Deben registrarse las marcas de la vida real en el metaverso para proteger su PI?
Esta es la pregunta que, palabras más, palabras menos se hizo Laura Lamansky, asociada de Michael Best & Friedrich LLP, quien aseguró que este caso es “un punto de inflexión trascendental para la Web3 y los bienes digitales”, especialmente porque puede arrojar luz sobre cómo los bienes de consumo y las NFT interactúan con la Primera Enmienda, hasta dónde llegan los derechos de las marcas en el mundo virtual y si los NFT son o no obras de arte que pueden estar amparadas por la constitución estadounidense.
El jurado que falló a favor de Hermès consideró que la colección de Rothschild no son obras de arte sino mercancías sujetas a las leyes de protección PI, por lo que, al no ser discurso protegido, los MetaBirkins infringieron los derechos de autor de la marca europea. “Los artistas deben tener en cuenta que no es la creación de arte lo que es problemático, sino la forma en que se marca y empaqueta a los consumidores lo que puede infringir los derechos de propiedad intelectual”, recordaron las abogadas de Holland & Knight.
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De acuerdo con el memorando de orden de la Corte de Distrito, el jurado oyó los argumentos de Rothschild de que las acusaciones de Hermès debían pasar por el filtro de “la prueba de Rogers” [Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)], lo que requería desestimar las afirmaciones de Hermès por motivos de la Primera Enmienda.
Rogers v. Grimaldi es un caso de libertad intelectual y marca registrada que se usa en Estados Unidos como base para determinar en disputas como estas si la obra derivada viola los derechos PI o industriales de terceros, si el uso de una marca en una obra ajena es ilícito y si se requiere de la autorización previa de una marca o persona con derechos de imagen (ya que quien inició este caso fue Ginger Rogers contra MGM por la producción y distribución de la película de una película llamada Ginger and Fred) para usar su nombre o similitud es artísticamente relevante o engañoso.
El juzgado también analizó los reclamos bajo las Secciones 32 y 42(a) de la Ley Lanham para los reclamos de infracción de marca registrada y competencia desleal bajo la ley de Nueva York, por lo que la casa de moda debía demostrar que el criptoartista actuó de mala fe. La corte determinó que “la prueba de Rogers” aplicaba en parte a esta demanda, pero que como esta incluyó suficientes alegatos de engaño explícito se debían tomar en cuenta los reclamos de infracción de marca registrada.
The Global Legal Post recogió los comentarios de varios expertos sobre el tema, estos dijeron que el caso fue estratégicamente inteligente para que Hermès describiera a Rothschild como un generador de dinero oportunista y potencial estafador, además de constituir una valiosa oportunidad para que las marcas frenen los impulsos de los artistas que tengan la intención de recrear en el mundo virtual productos sujetos a derechos de marca registrada de terceros. En este artículo, Josh Charalambous, abogado de PI de RPC, apuntó que “la decisión no debe verse como un impacto en los artistas o creadores, sino más bien como un recordatorio de que las leyes de propiedad intelectual se aplican incluso a los NFT y los activos digitales en el metaverso” y que la conclusión de este caso no ha fijado un precedente legal que pueda aplicarse globalmente.
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Asesores legales
Hermès International S.A. estuvo representada por BakerHostetler LLP mediante sus socios Deborah Wilcox, Oren Warshavsky, Gerald Joseph Ferguson y los asociados Kevin Wallace, Francesca Rogo, Lisa Bollinger Gehman y Jessica Fernández.
Mason Rothschild estuvo asesorado por Lex Lumina, PLLC, mediante sus socios Rhett Millsaps, Christopher Sprigman y los consultores Rebecca Tushnet y Mark McKenna. También lo asistió la boutique Harris St. Laurent & Wechsler LLP a través de los socios Jonathan Harris y Adam Oppenheim y la asociada Ashley Robinson.
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