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Con la nueva ley podrán registrarse incluso las formas de las cosas / Foto: Franck V.
Con la nueva ley podrán registrarse incluso las formas de las cosas / Foto: Franck V.

El registro de marcas en la nueva Ley de Propiedad Industrial chilena

Las nuevas disposiciones contienen cinco cambios esenciales, entre ellos: la caducidad, las sanciones penales y el registro de marcas no tradicionales
por Ignacio Mattar
publicado el14/02/2020

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La Ley de Propiedad Industrial en Chile fue promulgada el 24 de enero de 1991, posteriormente se dieron cambios en el año 2005 y se espera que, durante el primer semestre de este año, después de más de un año de trámite, en el Parlamento chileno se aprueben definitivamente nuevos e importantes cambios. En el ámbito del registro de marcas hay cinco puntos relevantes.

Incorporación del registro de marcas “no tradicionales”

Actualmente no es posible registrar algunas de las llamadas marcas “no tradicionales”, por lo que el proyecto amplía los tipos de marcas que pueden protegerse, modificando la definición legal de marca. 

Ahora, con la nueva ley de propiedad industrial, se permitirá el registro de marcas tridimensionales (la forma de los productos o de los envases, por ejemplo) y también las marcas olfativas, táctiles, marcas en movimiento y hologramas. 

Incorporación de la caducidad por falta de uso

La normativa chilena actual no establece la obligatoriedad del uso de la marca, lo que ha provocado una proliferación de marcas sin un fin comercial genuino y, por ende, una saturación registral del sistema. 

El nuevo proyecto busca solucionar lo anterior disponiendo que las marcas caducarán por falta de uso real y efectivo durante un plazo de cinco años, sea que dicho uso se efectúe por su titular o por un tercero con su consentimiento. La caducidad solo podrá declararse a través de un litigio ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 

Hoy en día no es posible declarar la caducidad de una marca cuando se haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio, por lo que el proyecto permite demandar la caducidad de la marca que ha pasado a ser la designación usual del producto o servicio para el que está registrada, por haber perdido su capacidad distintiva. 

Delito de falsificación de marca y nuevo sistema indemnizatorio

En Chile, actualmente se sanciona el uso de una marca ajena únicamente con pena de multa, a diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, en donde se asigna mayor reproche a la falsificación respecto de una simple infracción marcaria. 

El nuevo proyecto tipifica por primera vez el delito de “falsificación de marca”, sancionándolo con pena privativa de libertad de hasta tres años. Además, se establece un sistema indemnizatorio sui generis permitiendo sustituir la reparación a título de perjuicios por una suma única “compensatoria” determinada en relación con la gravedad de la infracción, hasta la suma de 130.000 dólares.

Incorporación de ciertas limitaciones al derecho de marca

Por primera vez la legislación chilena aceptará expresamente ciertos usos legítimos de marcas ajenas. En tal sentido, el derecho del titular de una marca no podrá impedir que cualquier persona use, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, a menos que ese nombre induzca a error o confusión al público consumidor. 

A la vez, los titulares de marcas que incorporen conceptos geográficos, genéricos o descriptivos no podrán impedir la utilización de tales conceptos cuando tengan por finalidad informar el origen geográfico, el género u otra característica descriptiva del producto o servicio; excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor.

Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial

Actualmente existe la posibilidad de registrar marcas para establecimientos comerciales e industriales, categorías inexistentes en otros países. El proyecto de ley en revisión busca estandarizar esta normativa con el derecho comparado, manteniendo solo las marcas de productos y de servicios, eliminando las marcas de establecimientos, las que podrán renovarse como marcas de servicios, buscando respetar así los derechos ya adquiridos de sus titulares.

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