En medio de una “encarnizada” batalla legal en Estados Unidos, en la que se enfrentan Taco Bell y su matriz Yum! Brands, Inc. (y a la que entró la OC Restaurant Association) contra Gregory's Restaurant & Bar y Taco John's, por el uso libre de la frase (y marca) Taco Tuesday, la reconocida cadena lanzó una campaña publicitaria para promocionar su menú Volcano, que tiene a Paris Hilton como embajadora.
En esta nueva campaña, la socialité funge como coach y representante de la línea telefónica directa de Taco Bell, a través de la cual da consejos “calientes” a los clientes.
La campaña se hizo pública casi en paralelo con la declaración este martes de que los martes son los mejores días para comer tacos, según Taco Bell, que lanzó una campaña de carácter mundial, con LeBron James como protagonista, con la que persiguen el objetivo de posicionar esta frase (registrada como marca por Taco John’s, en 1989) como un ritual en todos los países donde la cadena tiene tiendas, en una estrategia para desvincular la frase de quien la registró y vincularla a otras actividades o empresas.
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¿Qué espera lograr Taco Bell?
Según Sean Tresvant, director global de marca y estrategia de Taco Bell, la meta es posicionar la frase y presentar como un fenómeno cultural los Taco Tuesdays, “brindando a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de reunirse y celebrar el mejor día de la semana de una manera única”.
Esto es un esfuerzo que se suma a la petición (presentada por Pirkey Barber PLLC) que la cadena estadounidense hizo a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (USPTO, por sus siglas en inglés), el martes 16 de mayo, para liberar la frase y removerle su estatus de marca registrada, de modo que pueda usarla en sus promociones sin infringir los derechos de Taco John’s y Gregory’s, quienes la registraron hace años.
El argumento de Taco Bell es que esta frase es muy genérica y que permitir su registro como marca es equivalente a permitir el registro de frases como happy hour, Sunday brunch o what’s up.
La compañía aseguró que “Taco Tuesday le debe pertenecer a todos”, con lo que ahora el deber de la USPTO es determinar si la frase se ha vuelto lo suficientemente genérica a lo largo de los años y, por lo tanto, ya no se relaciona directamente con su registrador o la empresa que le dio origen.
Como hecho curioso, el propio LeBron James trató de registrar esta frase en 2019, pero la Oficina se lo negó debido a que la frase era común.
Taco Bell no reclama daños y perjuicios sino que, como explicaron en su documento, “busca la razón y el sentido común”, puesto que para ellos el registro de Taco Tuesday, como marca, los somete a dejar de “compartir tacos con el mundo, por la posibilidad de acciones legales o cartas enojadas”. Y eso, “simplemente por buscar la felicidad en un martes”, lo que —aseguran— viola el ideal estadounidense de “la búsqueda de la felicidad” (pursuit of happiness).
El prefacio de su petición, que a ratos pareciera un briefing publicitario, concluye con “una victoria para Taco Bell aquí es una victoria para todos. Cuando ganan los tacos, ganamos todos”.
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La posición de Taco John’s y Gregory’s
Tanto Taco John’s, representado por Robinson Waters & O'Dorisio, P.C., que registró la frase en 1989 en 49 estados de la nación; como Gregory Hotel Inc., dueño de Gregory's Restaurant & Bar, representado por Stephen Altamuro, que la registró en Nueva Jersey en 1995, y la usa desde 1979, niegan la acusación de Taco Bell de que monopolizan la frase.
Para ambos, especialmente para Gregory’s, la petición de la cadena responde a la necesidad de aplastar a empresas pequeñas como ellos que son competencia.
Taco John’s, cuyo CEO aseveró en un comunicado que les suena hueco el argumento cuando un bully grande y malo amenaza con quitar la marca que sus antepasados originaron hace décadas, rechazó la idea de que la frase es demasiado común y resaltó que su marca registrada no prohíbe a Taco Bell u otras empresas vender tacos los martes.
A la diatriba entre estas tres empresas se sumó la semana pasada la OC Restaurant Association, propietaria de TacoTuesday.com, que aseguró en un comunicado que el uso de la frase se documentó por primera vez en 1933, tres décadas antes de que Taco John's abriera su primera sede, por lo que se les pide reconocer el hecho de que la frase “ha crecido mucho más allá de ellos” y que, al final, millones de estadounidenses celebran los martes de tacos desde antes de que se registrara la frase marca en 1989.
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Lo que viene
Una vez presentada la petición, es tarea de la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas (TTAB) de la USPTO permitir la apertura de un período de descubrimiento. En este, Taco Bell, Taco John’s y Gregory’s presentarán pruebas que demuestren sus argumentos.
En el caso de la primera: que la frase ha sido víctima del genericidio y, por tanto, no puede ser una marca. En el caso de las otras dos, especialmente de Taco John’s, que la frase ayuda a los clientes a identificarlos directamente.
A favor de Taco Bell, la ley de marcas de Estados Unidos impide el registro, y lista entre sus problemas no corregibles, el uso de frases comunes o que se vuelven comunes después de que se otorga el registro.
Para la USPTO, una marca comercial es genérica si el nombre es común y cotidiano, especialmente porque todas las empresas y empresarios tienen derecho a usar términos cotidianos para referirse a artículos comunes.
De la misma manera, no se registran como marcas frases de uso común para expresar un concepto o sentimiento, “porque las marcas registradas indican la fuente de bienes o servicios” y “una frase de uso común no indica la fuente; solo muestra que está de acuerdo con el mensaje o la opinión más utilizados.”
El curso de acción en estos casos es, para contestar el registro de una frase de uso común como marca comercial, presentar una carta de protesta que incluya evidencia real de que la frase se usa ampliamente en el mercado o, como hizo Taco Bell, introducir una petición de cancelación ante la TTAB, que, según el reglamento, puede presentarse dentro de los primeros cinco años del registro de una marca o en cualquier momento.
Durante los primeros cinco años de registro, la petición puede argumentar la probabilidad de confusión o dilución y, durante los años posteriores, puede argumentar abandono de uso de la marca, fraude y que esta se ha vuelto genérica.
Hay 40 días, desde la presentación de la petición de Taco Bell, para que Taco John’s presente una respuesta. De no llegar a un acuerdo, el caso pasa al período de descubrimiento y luego a un juicio que se puede alargar hasta por dos años antes de que la Junta emita una decisión.
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