En mayo, y luego de tres años y medio de solicitadas, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) de Chile permitió el registro de las marcas comerciales P-Station 3, P-Station 4 y P-Station 5 solicitadas por la pyme local D-Njoy Chile Spa y a cuyo registro se opuso Sony Interactive Entertainment Inc., bajo el argumento de que existían similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas solicitadas por la empresa chilena y su marca denominativa Playstation.
De acuerdo con el gigante tecnológico, las marcas solicitadas por D-Njoy (el 16 de octubre de 2020) no solo son muy similares a la de su reconocida consola sino que, prácticamente, son una abreviación de esta a la que “simplemente se le ha agregado un elemento accesorio y no distintivo” (un número), que, de acuerdo con su demanda de oposición, infringía su marca según lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial chilena y el artículo 6 Bis del Convenio de París. Para ellos, el público podría confundirse y creer que estos números añadidos serían percibidos como un elemento indicativo de la generación de Playstation comercializada.
La Ley N°19.039, en sus incisos f, g y h establece que no podrán registrarse nombres que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos; así como las marcas iguales o que gráficas o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos siempre que gocen de fama y notoriedad, y las iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase.
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Para Sony (titular de la marca Playstation en Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Colombia, Cuba y México, en la clase 9), dada la similitud entre las marcas y considerando la notoriedad de la marca oponente, permitir el registro de las marcas de la pyme chilena atentaría contra los principios de competencia leal, sobre todo porque –alegaron– D-Njoy Chile Spa es su competidor directo en el mercado local.
La decisión
Aunque estas fueron, a grosso modo, las objeciones de Sony, Inapi decidió concederle el registro de las tres marcas al solicitante, el pasado 7 de mayo, bajo el entendido de que –según consta en el fallo de aceptación a registro–:
…en la especie al efectuar la comparación gráfica entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el actor en la clase 9, se aprecia que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, que puede ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor.
Con esto, y basados en que si bien Sony aportó pruebas de que su marca goza de fama y notoriedad en el extranjero, al comparar ambas marcas en conflicto era posible advertir diferencias gráficas y fonéticas.
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En efecto, se trata de conjuntos marcarios que, si bien coinciden en la expresión station, la utilización en la marca pedida de una letra P inicial, del signo –y de un dígito final, en reemplazo de la expresión play de que se encuentra dotada la marca previa-, permiten distinguir una marca de otra.
El Inapi rechazó la demanda de oposición fundado no sólo en el artículo 20 de la Ley Nº 19.039, sino también en lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, que –referido a las marcas notoriamente conocidas– establece que cuando la legislación de un país lo permita, se puede negar o invalidar el registro y uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción (susceptibles de crear confusión) de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser notoria; además, concede un plazo mínimo de cinco años (a partir de la fecha del registro) para reclamar la anulación de la marca infractora si esta constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida o la imita de tal manera que crea confusión.
La defensa
En defensa de Importadora y Exportadora D-Njoy Chile Spa actuó el despacho Chile Marcas, por medio de su socio Carlos Campbell Vilches, quien contestó la demanda asegurando que en la oposición de Sony (asesorada por Ricardo Montero Castillo, socio de Silva) no concurrían las causales de irregistrabilidad, ya que las marcas propuestas por la empresa local reunían los requisitos de novedad necesarios para la inscripción marcaria para los servicios pedidos (entre otros: aparatos e instrumentos náuticos, geodésicos y cinematográficos, de socorro; para la conducción, transmisión y reproducción de sonido e imágenes y cajas registradoras).
Campbell sostuvo que las marcas deben ser analizadas como conjuntos marcarios y que P-Station 3, P-Station 4 y P-Station 5 obviamente son de una denominación diferente, con una etiqueta original y distintiva, lo cual permitía suponer que no se confundirían con las de Sony. De acuerdo con él, la marca pedida no fue objeto de observación de fondo y no se le acreditó la fama y notoriedad de la marca oponente.
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