En Ecuador, “las marcas tridimensionales están limitadas a la protección de las tres dimensiones del espacio, pero no se ha protegido tradicionalmente la figura de las marcas tridimensionales mixtas”, explica Luis Marin Tobar, de LexValor Abogados.
Marin expone que en su país se debe proteger de forma independiente la marca táctil, las etiquetas y el color delimitado por una forma, a modo de evitar que el registro de una marca tridimensional pueda ser anulado, como ocurrió recientemente con el registro sobre una forma usual de lápiz triangular que fue anulado.
Antes de que se resolviera el caso, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) aceptó la pretensión cautelar de ordenar a varios supermercados y locales de venta de productos escolares el retiro de percha de los lápices que la competencia señaló como "infractores de su marca". Estas medidas, comenta el abogado, fueron revocadas en vía constitucional en dos ocasiones.
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El Senadi reconoció que la marca usada de forma abusiva no era distintiva.
Sobre el asunto se emitieron las resoluciones 005-2022-DG-SENADI; 006-2022-DG-SENADI y 009-2023-DG-SENADI, así como los acuerdos SENESCYT-2022-002; SENESCYT-2022-003 y SENESCYT- 2022-027, por medio de los que se conformó el tribunal que declaró nulo el registro de la marca diseño tridimensional de lápiz de color (craft), porque que el signo tridimensional está conformado por una combinación de colores usual y común en el mercado y una forma triangular, ergonómica y necesaria para el consumidor. La nulidad de esta marca fue resuelta en primera instancia.
En este asunto, LexValor y CorralRosales fueron representantes de un distribuidor de productos de papelería y una marca de lápices de escritura y dibujo, respectivamente.
Precedente
Este caso y su resolución representan un precedente interesante sobre el ámbito de cobertura del registro:
“La Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió un registro de marca tridimensional sobre una forma usual de lápiz triangular y no delimitó el ámbito de cobertura en su resolución, por lo que la contraparte extrapoló la cobertura de su solicitud original para apropiarse de la forma tridimensional, pero también de elementos secundarios como el color negro”, comenta.
Por otro lado, la misma Dirección Nacional de PI, en el proceso de tutela administrativa, erró al aceptar una pretensión de medidas cautelares al inicio del procedimiento y ordenó retirar a los lápices de la marca que representó CorralRosales de las tiendas.
“Estas medidas administrativas fueron objeto de varias acciones constitucionales, que derivaron en la suspensión de los procesos del Senadi y la restitución del derecho de nuestros clientes para comercializar los lápices libremente hasta que hubiera un dictamen definitivo en la nulidad".
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Los argumentos
María Cecilia Romoleroux, socia de CorralRosales, apunta que la invalidez del registro de la marca de la contraparte se logró, primero, por ser esta una forma usual de lápiz y, además, por haber sido registrada de manera expedita e indebida, en contra de la ley pertinente.
“Con este argumento -además- iniciamos una acción de nulidad en contra de la marca, pero esto no permitía que las medidas cautelares ordenadas en el proceso de infracción en contra de nuestro cliente se suspendieran, por lo que buscamos la intervención del sistema judicial para que disponga nuevas medidas en contra de la oficina de PI, ordenando la suspensión de las medidas dispuestas”.
En Ecuador, la ley incluye como medio de defensa en reconvención en un caso de infracción, la demanda de la nulidad de la marca base, sin suspender las medidas cautelares.
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“Si bien se iniciaron de forma independiente ante distintas instancias administrativas y judiciales 3 casos, logramos unificar el criterio de todas las autoridades involucradas y prevalecer tanto en la nulidad como en la acción constitucional. La acción de infracción tendrá el mismo fin pues no puede seguir desarrollándose al haberse declarado la nulidad de la marca en la que se fundamentó la petición inicial”, dice Romoleroux.
La estrategia de Romoleroux sentó un precedente en contra de actores comerciales que, a través de solicitudes de marcas tridimensionales, intentan apropiarse de formas usuales de productos a partir de la adición de elementos secundarios sobre los que alegan recae su distintividad, al demostrar que esto es abusar de las falencias de la oficina local al valorar si una marca de esta naturaleza puede o no registrarse, lo que eventualmente les permitió adelantarse a la contraparte en el proceso constitucional “y sentar un precedente que seguramente será usado por los jueces en próximos casos”.
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