Con asesoría de Silva, la multinacional de origen británico The Smiley Company logró registrar su marca en Chile, luego de salir airosa en dos largos litigios por supuestos conflictos marcarios, que fueron ventilados ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI), por instancia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).
El primer caso se produjo por las observaciones de fondo que hizo el Inapi el 10 de febrero de 2017 a la célebre creadora de la carita feliz por presuntas similitudes gráficas y fonéticas con la denominación comercial mixta “Cardio Smile”, que pertenece a la empresa Nutrartis S.A. Por esta razón, el ente regulador rechazó el 26 de abril el registro de la marca Smiley en la clase 32, que corresponde de acuerdo con el Arreglo de Niza sobre clasificación de marcas, a bebidas gaseosas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol.
Silva introdujo un recurso en contra de esta decisión ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) el 18 de mayo, que fue resuelto en favor de Smiley y otorgó el registro de marca solicitado. “Los signos en conflicto presentan diferencias gráficas y fonéticas determinantes sin que su coexistencia en el mercado provoque error, confusión o engaño respecto al origen empresarial de los productos que se pretenden distinguir, en efecto, el signo pedido es denominativo mientras que el fundante del rechazo de oficio es un signo mixto...”, establece el veredicto del juzgado.
De igual manera, The Smiley Company enfrentó una demanda por oposición por parte de Smiles S.A, representada por Porzio, Ríos, García, contra el registro de la denominación comercial de la carita feliz en la clase 35, correspondiente a servicios, publicidad y gestión de negocios comerciales, la cual fue incoada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).
De nuevo, el bufete Silva recurrió al TDPI contra esta demanda y obtuvo una “contundente victoria marcaria”, de acuerdo Juan Pablo Silva, socio del despacho, quien añadió que fue un proceso largo y con varios obstáculos.
“La marca, y en general sus emoticones, son muy conocidos en todo el mundo y, en ese sentido, Chile no podía quedar al debe en otorgarle protección a una marca tan reconocida”, agregó.
The Smiley Company fue fundada en Londres, a principios de 1972, y el ícono de la carita feliz apareció por primera vez en el diario francés France Soir. Es una de las 100 empresas de concesión de licencias más importantes del mundo, con más de 260 concesionarios que generan una facturación anual de más de USD 265 millones y vende más de 23 millones de productos cada año.
La marca comercial Smiley está registrada en más de 100 países y en más de 13 categorías de productos, y según una reciente encuesta de Toluna cuenta con un reconocimiento de 97 % en todo el mundo como símbolo de positividad.
Asesores de The Smiley Company:
Silva: Socios Juan Pablo Silva y Francisco Silva.
Asesores de Smiles S.A.:
Porzio, Ríos, García: Socio Hernán Ríos de Marimón.
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