El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile falló a favor de la banda estadounidense de heavy metal Metallica, en una disputa que se inició hace casi 20 años contra el chileno Horacio Humberto Mardones Contreras, quien desde 1999 había solicitado el registro de la marca bajo su nombre para comercializar ropa y calzado, entre otros productos.
Luego de varios intentos, Mardones obtuvo en junio de 2013 el registro de la marca aduciendo que en su momento el grupo metalero no había pedido su nombre en Chile y que la ley le concedía entonces prioridad para volver a solicitarla.
Ahora Metallica es propietaria del registro de marca en Chile, luego de que en abril de 2014 Silva (asesor legal de la banda) presentara un recurso de nulidad en representación de los músicos. Finalmente, el 28 de junio de este año, el INAPI falló a favor de Metallica, anulando el registro.
De acuerdo con el INAPI, el comerciante buscaba aprovechar la fama de una marca con semejanzas fonéticas y gráficas, creando confusión entre los consumidores.
El documento final indicó que el demandante es el creador de la marca Metallica para los productos de la clase 25 (prendas de vestir, calzados deportivos y de vestir, calcetines, medias, ropa interior y deportiva, cinturones, sombrerería y polerinas), amparados por el registro impugnado, así como el titular de registros marcarios vigentes en el extranjero de la marca Metallica.
Además, refería la fama y notoriedad de la marca, por lo que el registro impugnado se prestaba para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos que ampara, y que la marca había sido registrada en contravención a los principios de competencia leal y ética mercantil.
“...Se ha logrado acreditar que el demandado comercializa sus productos utilizando precisamente la marca mixta o el logo ampliamente registrado por la actora en diferentes partes del mundo, y no tan solo para proteger productos de la clase 25, hecho que efectivamente constituye un acto de competencia desleal, debido a que el demandado tiene la intención y pretende aprovecharse de la fama, notoriedad y prestigio de una marca que no ha sido creada por él y respecto de la cual no tiene facultades de explotar, con el fin de crear confusión en el público consumidor, respecto del verdadero origen de los productos que protege, buscando beneficiarse de dicha confusión y prestigio ajeno”, señaló el fallo.
Se cuestionó que el demandado usó y solicitó nuevamente registrar a su nombre la marca, a sabiendas de que pertenecía a otro titular y alegando que el grupo musical no había pedido su nombre en Chile.
“Este conocimiento permite concluir que no se está ante una simple coincidencia, sino que buscaría aprovecharse de la fama y prestigio de la marca ya posicionada: Metallica. Todo lo cual permite configurar los requisitos de la causal de irregistrabilidad”, resaltó el documento.
En efecto, una vez que Mardones hizo la segunda solicitud de registro (agosto de 2007), Silva interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Chile, a donde había sido elevado el caso tras pasar del INAPI al Tribunal de Propiedad Intelectual. El 3 de octubre de 2012, el demandado rechazó la acción intentada por el bufete y es cuando, en junio de 2013, Mardones Contreras obtiene el registro.
Al respecto, Ricardo Montero, socio de Silva, expresó que “dadas las causales de irregistrabilidad indicadas en diversos artículos de nuestra Constitución y apartados de convenios internacionales firmados por Chile, que dicen relación con el aprovechamiento de una marca famosa y notoria, a que las coberturas y semejanzas fonéticas y gráficas son idénticas, a la inminente posibilidad de que los consumidores incurran al error respecto a la procedencia y determinada calidad de productos, sin que existan modificaciones suficientes para diferenciarlos; y obviamente a la mala fe con la que actuó el demandado, decidimos presentar una nueva demanda y pedir la nulidad de la marca en abril de 2014”.
Esta no es la primera vez que Mardones Contreras intenta registrar en Chile marcas de artistas y bandas musicales famosas, utilizando una serie de empresas de fabricación de tiendas de vestir, comercio al por menor y otras, creadas en 1993.
“La resolución fue categórica y se analizaron todas las aristas presentadas por Metallica y el señor Mardones, por lo que esperamos que la contraparte no siga insistiendo. Su historia registrando marcas internacionales connotadas es conocida y ya ha tenido reveses con otros famosos, como Iron Maiden, Jimi Hendrix y otros. En nuestro estudio defendemos la propiedad intelectual de nuestros clientes; entre ellos, muchos emprendedores chilenos que han tenido la creatividad y esfuerzo para sacar adelante sus negocios con sus propias creaciones. Eso es lo que nos llevará a que el país no solo siga creciendo, sino que también avance en temas de confianza internacional”, expresó Francisco Silva, socio del bufete.
La firma resaltó que se trata de un hecho que pocas veces sucede en los tribunales de justicia chilenos, pues normalmente no se vuelven a tratar acciones similares. El equipo legal insistió y presentó las pruebas y refutaciones necesarias que permitieron obtener un fallo favorable para la famosa banda fundada en Los Ángeles, en 1981.
Asesor de Metallica:
Silva: Socios Ricardo Montero y Francisco Silva.
Asesor de Horacio Humberto Mardones Contreras:
Abogado independiente: Hugo Guastavino Varas.
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