La Corte Suprema de Chile dejó sin efecto un fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal de Propiedad Industrial al rechazar el registro de la marca BKB, de la estadounidense BKB Global, LLC, para designar un programa de boxeo de Directv, dada su similitud con la marca registrada BKN, que corresponde a un programa de corte juvenil difundido por la estación de televisión Mega.
En este caso, que data de 2014, Alessandri asistió a Red Televisiva Megavisión S.A., propietaria de la marca BKN, mientras que BKB Global LLC fue asesorada por Silva.
El pronunciamiento, que se fundamenta en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, da un vuelco a la forma en que se ha venido manejando el registro de marcas en ese país, así como a la jurisprudencia en la materia, de acuerdo con Alessandri.
“Esto cambia sustancialmente años de aplicación de un criterio uniforme del Tribunal de Propiedad Industrial en que las marcas constituidas por siglas o acrónimos, al tener una letra diferente, tendrían suficiente distintividad”, expresó Alessandri a LexLatin, al referirse al fallo del máximo tribunal chileno, que dio respuesta a un recurso de casación interpuesto por el canal de TV.
Mega solicitó la invalidación del fallo del Tribunal de Propiedad Intelectual, instancia que aceptó el registro de la marca BKB para los servicios de producción de programas de televisión, registrados por el canal.
El 7 de octubre de 2014 Mega se opuso a la solicitud de marca comercial BKB, signada con el N° 1.075.526, que distinguía productos de la clase 9, servicios de la clase 38 y 41.
“Nuestra oposición se fundó en la semejanza gráfica y fonética existente con las marcas BKN Reg.N° 1.115.652 que distingue productos de la clase 9; BKN Reg. N° 1.139.336, que distingue servicios de la clase 38; BKN Reg. N° 1.136.365, que distingue servicios de la clase 41”, explicó María Pilar Chicago, asociada de Alessandri.
Precisó que, en primera instancia, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) acogió la oposición de Mega, “al estimar que entre estas marcas existía una configuración fácilmente confundible, por no poseer la marca solicitada elementos que le permitieran distinguirse de manera adecuada, que la hiciera independiente y con fisonomía propia”.
Sin embargo, el fallo fue apelado por BKB Global LLC, representante de la marca, empresa que salió favorecida en segunda instancia tras la revocatoria del fallo anterior. Entonces, se aceptó el registro de la marca BKB para distinguir servicios de las clases 38 y 41, no así para productos de la clase 9.
Chicago explicó que “el fundamento de este fallo correspondió a la aplicación del criterio ampliamente difundido llamado ‘de las siglas’ que implica que la variación en una única letra en el caso de las siglas, conforma signos diferentes. Entonces para el Tribunal de segunda instancia las siglas BKB y BKN eran diferentes”.
De acuerdo con la abogada, en su fallo “la Corte Suprema reconoció la necesidad de contar con diferencias no menores en una marca constituida por una sigla que ha sido objeto de una oposición, cuyo fundamento es otra marca comercial, que también es una sigla o acrónimo, especialmente si sus ámbitos de protección se encuentran estrechamente vinculados, para optar al registro de marca comercial”.
Chicago también apuntó que “la importancia de esta sentencia radica en el hecho de que a partir de este momento futuras controversias marcarias en las cuales se discuta la procedencia o no del registro de una marca comercial, constituida por siglas o acrónimos, no se dará por sentado de manera simple, la aceptación a registro de una marca comercial de estas características, que por el hecho de realizarse mínimas modificaciones (como lo es cambiar una sola letra de la sigla o acrónimo) diere lugar una expresión con vocación de marca comercial”.
Esto quiere decir que “en el caso de que se dispute la aceptación a registro de una marca comercial constituida por una sigla o acrónimo, en el que solo se hagan mínimas modificaciones respecto de marcas previamente registradas, también será un factor muy determinante los servicios que amparen, dado que si se trata de los mismos servicios o relacionados, las modificaciones o alteraciones deberán ser de una entidad superior, para que no induzcan a error o confusión al público consumidor en cuanto al verdadero origen empresarial de las marcas en conflicto”.
Por su parte, Ricardo Montero, socio de Silva, destacó que la Corte -efectivamente- acogió el caso “denegando la marca, con un cambio de criterio importante (hay que ver si será compartida por el TPI e INAPI) respecto a las marcas y siglas”. Agregó que la representación de Silva llegó "solamente hasta la segunda instancia, ya que el cliente no quiso continuar el trámite en la Corte".
Asesores de Red Televisiva Megavisión S.A.:
Alessandri: Asociada María Pilar Chicago.
Asesores de BKB Global LLC:
Silva: Socio Ricardo Montero.
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