China es uno de los principales aliados comerciales de América Latina. En las últimas dos décadas, según Coface, la relación se ha expandido considerablemente, algo que se explica por el crecimiento económico del gigante asiático y por una serie de políticas comerciales que ha implementado Estados Unidos sobre la región. Entre 2000 y 2020, el intercambio entre China y Latinoamérica y el Caribe pasó de 12.000 millones de dólares a 310.000 millones. Ante este intenso intercambio económico, considerando que, según la United States Trade Representative, unidad de gobierno de EE.UU., China es un mercado que facilita la falsificación sustancial de marcas registradas o la piratería de derechos de autor, ¿cómo las empresas latinas protegen su Propiedad Intelectual?
De acuerdo con Alberto Berton Moreno, socio fundador de Berton Moreno IP Law, “no hay una estrategia infalible”, sin embargo, tanto para las empresas argentinas que deseen comercializar productos en China, como las de otros países, “el registro de una marca y, en su caso, el de cualquier otro activo intangible es la mejor estrategia (y una buena inversión)”, especialmente porque las marcas registradas tienen reconocimiento legal a nivel internacional, por lo que, en teoría, no se podrá falsificar o intentar copiar la identidad corporativa de una empresa ni sus productos.
Según el especialista, operar en China, sin antes haber registrado la marca, expone a las empresas a perder sus reclamaciones por infracción, independientemente de si venden legítimamente productos en otros países bajo esa marca o incluso si fabrican en China para vender en otro lugar.
Curiosamente, estas empresas también corren el riesgo de ser demandadas por infracciones por parte de los propios infractores o ‘apropiadores’ de la marca, advierte el experto, quien repasa los siguientes ítems para trazar una estrategia de protección:
- Debe hacerse una debida investigación de los socios locales con los que se considere cooperar y negociar en el mercado chino.
- Debe encontrarse un fabricante o proveedor local de confianza para evitar posibles problemas de protección a la propiedad intelectual.
- Debe conservarse todo tipo de evidencia que demuestre que el producto se estuvo y se está usando y comercialización en el mercado. Esta evidencia pueden ser contratos de fabricación, órdenes de compra, facturas, formularios de declaración de aduanas, material publicitario, entre otra, y servirá para iniciar acciones legales en caso de ser necesario o defenderse ante eventuales demandas.
- Deben celebrarse convenios de confidencialidad en los casos que corresponda.
- Debe obtenerse protección para las marcas y productos previo a exportar.
En el registro de marcas, patentes y diseños industriales en China, Felipe Pavez, socio líder del Área de Observancia de Derechos y Litigios de Villaseca Abogados, recomienda establecer acuerdos claros sobre su uso y protección e incluir en los contratos cláusulas penales, para blindarse de incumplimientos; mantener un control riguroso sobre los secretos comerciales y tecnologías mediante la implementación de medidas de seguridad, como la encriptación de datos y la restricción del acceso a la información confidencial, y monitorear el mercado chino para detectar posibles infracciones de la PI y tomar medidas legales para hacer valer estos derechos.
Podría interesarte: Negocios entre China y Chile: agroindustria y minería, las industrias con mayor inversión
Al exportar hacia China, ¿qué más hay que tener en cuenta?
Es importante recordar que China se rige por el sistema first-to-file. Es decir, el primero que registre una marca será quien goce de un mejor derecho una vez obtenido el registro. Las empresas también deben obtener el registro de su marca en su versión china, es decir, en caracteres chinos para evitar cualquier error de comunicación o infracciones por parte de terceros, ya que la misma marca o una marca similar puede ser registrada en caracteres chinos por otra empresa.
“Esto también es clave para la rentabilidad y la imagen de una empresa que quiera establecerse en China”, dice Berton Moreno.
Para empresas argentinas, Berton Moreno señala que aquellas que no cuenten con domicilio en China, deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio de Argentina o ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para presentar constancia de dicha inscripción al tiempo de solicitar un registro en China.
“Lo ideal es siempre inscribir el registro de la marca o de la propiedad intelectual a proteger bajo la compañía argentina, evitando así disparidades en la titularidad o nacionalidad”, apunta.
Desde Perú, Claudia Martínez, asociada sénior especializada en inversiones asiáticas de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, explica que el registro se hace ante la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, lo que permite que, una vez se haya protegido la patente, “en ejercicio de los derechos de exclusividad sobre una patente, el titular puede iniciar una acción por infracción contra aquellas personas que, sin su consentimiento, hayan utilizado la patente, pudiendo solicitar la adopción de medidas cautelares”.
Quizá quieras leer: Marketing de influencers, ¿Qué hay que tomar en cuenta?
Toda la propiedad intelectual de lo que se exporte a China debe registrarse tanto en el país de origen como en China. Ricardo de Vettor Pinillos, especialista PI de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, apunta que si la marca será usada en China por un tercero autorizado, este debería haber sido autorizado mediante un contrato de licencia de uso de marca, que podría inscribirse en el registro de marcas con el objeto que sea oponible a terceros.
También es recomendable que los documentos contables —expedidos por la venta y exportación de los productos— consignen adecuadamente la marca que identifica a cada producto como parte de la descripción de los documentos contables.
En cambio, si se ha optado por fabricar los productos en China, la estrategia depende del producto que se pretende comercializar, para esto no solo se sugiere el registro de los derechos de autor, patentes y marcas, sino también incluir cláusulas de protección de la propiedad intelectual en todos los contratos y acuerdos a suscribir y, en el caso de otorgar licencias de uso, especificar en los contratos cómo se está otorgando dicha licencia, los límites de uso, los derechos que ceden y las condiciones del uso del know-how compartido.
Vigilancia constante
Felipe Pavez, socio líder del Área de Observancia de Derechos y Litigios de Villaseca Abogados, recuerda que, para proteger la propiedad intelectual de los productos que los países latinoamericanos exportan a China es importante, luego de registrar los derechos de PI en cada jurisdicción, “realizar búsquedas periódicas para detectar posibles infracciones, establecer acuerdos claros con los socios comerciales, capacitar a los empleados y socios comerciales chinos sobre la importancia de la PI y monitorear el mercado chino para detectar posibles infracciones”.
Debe también realizarse una evaluación objetiva de los riesgos y beneficios empresariales al respecto de permitir el acceso a la propiedad intelectual en China: “para ello recomendamos que se realicen auditorías legales a proveedores y distribuidores antes de cualquier acuerdo que vayan a suscribir averiguando cómo tratan la propiedad intelectual esas empresas”, en caso de que se esté pensando en fabricar directamente en China. Otros consejos útiles son:
- Realizar búsquedas periódicas en internet y en ferias comerciales para detectar posibles infracciones y tomar medidas legales para hacer valer los derechos de PI.
- Establecer acuerdos contractuales de confidencialidad y no divulgación con los socios comerciales chinos y establecer acuerdos claros sobre su uso y protección, incluidas las cláusulas penales, en casos de incumplimientos.
- Proteger adecuadamente los secretos comerciales y tecnologías mediante la implementación de medidas de seguridad y la restricción del acceso a la información confidencial (encriptación o blockchain, por ejemplo).
- Capacitar a los empleados y socios comerciales chinos sobre la importancia de la PI y las consecuencias de su infracción.
}
Add new comment