El próximo 3 de octubre, es decir, en poco menos de dos meses, entrarán en vigor dos cambios a las Reglas de Patentes propuestos por el gobierno federal de Canadá, que introdujo con la enmienda cargos por reclamos en exceso y la solicitud de un esquema de examen continuado.
La primera de las reformas establece que las cuotas de reclamos en exceso se pagarán dos veces durante el proceso, primero por cada reclamo y, al momento de la emisión, por cada reclamo adicional. La solicitud de examen continuado (RCE) reemplaza al mecanismo actual para reexaminar una solicitud autorizada y se requiere, si se decide continuar, con el enjuiciamiento después de recibir tres Acciones de la Oficina de patentes canadiense.
Estos cambios, publicados en julio 2021, en la Canada Gazette, han sido ampliamente comentados por las firmas legales canadienses; por ejemplo, Torys LLP indicó que:
“Se espera que las enmiendas propuestas a las Reglas de Patentes de Canadá alteren significativamente el panorama de la tramitación de patentes canadienses. Lo que busca es optimizar el proceso de tramitación de patentes y evitar demoras de tramitación innecesarias o irrazonables”.
Los cambios, publicó la firma, son una respuesta a las obligaciones de ajuste del plazo de patentes en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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Compromiso con América del Norte
Estos cambios también se hacen para implementar el ajuste del plazo de la patente para cumplir con el compromiso asumido por el país en este tratado de libre comercio, lo que significa que las solicitudes presentadas a partir del 1 de diciembre de 2020 son elegibles para el ajuste. Asimismo, el gobierno canadiense se comprometió a introducir un régimen de ajuste a más tardar el 1 de enero de 2025.
Las modificaciones responden a la necesidad de que las solicitudes de patentes se hagan “de manera eficiente y oportuna”, según la gaceta canadiense, en los países parte del T-MEC, que a la vez firmaron un Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), instrumento que los obliga a modificar las leyes locales para que estas no choquen con los requisitos del grupo.
Esta eficiencia y celeridad es particularmente relevante en la estrategia comercial de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (Cipo), además, las enmiendas garantizan que la regla de patentes cumpla con el PCT que, con más de 150 estados contratantes y del que Canadá es miembro desde 1990, permite solicitar protección de patente simultáneamente en estos presentando una sola solicitud de patente internacional.
El reglamento del PCT fue modificado en octubre de 2021 para ajustarse a la nueva norma ST.26 de la Ompi. Para adaptarse, Cipo redujo los tiempos de respuesta de 6 a 4 meses y de los aplazamientos de exámenes de 5 a 4 años.
Se aspira a que las enmiendas alienten la presentación de solicitudes de patentes de alta calidad lo que, en teoría, también reducirá el trabajo de examinación.
“Al implementar tarifas para solicitudes con un gran número de reclamos y que requieren más recursos de examen de Cipo, los solicitantes estarían motivados a presentar solicitudes concisas y cumplir más rápidamente con la Ley de Patentes de Canadá y las Reglas de Patentes”, se lee en la gaceta.
Los cambios también nivelan los costos y carga financiera con los servicios de Cipo.
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Es importante resaltar lo siguiente: de acuerdo con el gobierno canadiense, las enmiendas generarán cerca de 63,8 millones de dólares canadienses (49,905 millones de dólares estadounidenses) en el período 2021-2022 y 2030-2031, de los que al menos 8,7 millones (6,8 millones) serán ganancia neta.
Alrededor de los 55,1 millones de dólares canadienses (43,100 millones de dólares estadounidenses) que costarían las modificaciones propuestas serán asumidos por los solicitantes de patentes.
Beneficios actuales para los titulares y recomendaciones ante los cambios
En el régimen canadiense actual, los titulares de patentes tienen derecho exclusivo para fabricar, usar o vender la invención por 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez que se hace la solicitud, esta es examinada para determinar si cumple con la Ley de Patentes y las Reglas de Patentes y luego de esto la solicitud de patente puede abandonarse o retirarse, permitirse o rechazarse.
Como le dijo a LexLatin Richard Mar, consejero asociado de DLA Piper Canadá:
“Los cambios en las reglas están más dirigidos a la mecánica de la tramitación de patentes (como el formato de las listas de secuencias y las nuevas tarifas que entran en vigor), por lo que si los solicitantes de patentes quieren reducir los costos de tramitación o presentar solicitudes divisionales, existen estrategias a considerar para evitar algunos de estos nuevos costos. Por eso es recomendable que los solicitantes discutan los impactos de los cambios en su situación específica con su abogado de patentes”.
Dicho esto, de acuerdo con el despacho legal, no hay una recomendación general que pueda proporcionarse en vista de los cambios en las reglas, sino que más bien el consejo legal podría reducirse a los hechos de cada solicitante o empresa.
"El solicitante debe considerar sopesar los beneficios de solicitar el examen antes del 30 de septiembre de 2022 con los beneficios del examen diferido. Las solicitudes de examen a partir del 3 de octubre de 2022 estarán sujetas a un régimen de continuación del examen, en el que se requerirán tasas después de un cierto número de acciones de la oficina. Además, las reclamaciones que excedan las 20 reclamaciones estarán sujetas a cargos por reclamaciones en exceso”.
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Las nuevas reglas
El sistema de examen de patentes de Canadá es particularmente flexible, recuerda Benoît & Côté, que —como Mar, de DLA Piper— recomienda a los solicitantes (con solicitudes PCT y solicitudes de la Convención de París) considerar la presentación en Canadá antes del 30 de septiembre de 2022. Lo mismo se aplica a los solicitantes que deseen el archivo de solicitudes divisionales de solicitudes canadienses pendientes.
“Las nuevas reglas también introducen una práctica de Aviso Condicional de Concesión (CNOA) que indicará que la aplicación es admisible, sujeta a la rectificación de defectos menores. Esto también agilizará el proceso y reducirá las idas y venidas adicionales con Cipo”, resaltó la firma.
Este aviso está diseñado para que el examinador considere la solicitud como admisible aunque tenga defectos menores que deben ser corregidos en un plazo de 4 meses, no obstante, los defectos “aceptables” son los identificados en el CNOA al presentar la respuesta.
Otros cambios fueron la introducción de disposiciones que permiten la corrección de errores en las traducciones, cambios para hacer referencia al estándar del listado de secuencias del PCT y una extensión para que los solicitantes corrijan pagos incorrectos que hayan ocurrido a raíz de haber obtenido información incorrecta de parte del comisionado de Cipo.
Respecto de las traducciones, las enmiendas incluyen una disposición que obliga a los solicitantes a garantizar que las traducciones enviadas al inglés o al francés de sus solicitudes en la fase nacional se prepararon sin errores, es decir, que eviten traducciones automáticas.
En la fase nacional, cuando una solicitud internacional se convierte en una solicitud en la fase local del PCT, la solicitud se considera a partir de ese momento como una solicitud de patente presentada en Canadá sujeta a las secciones 153 a 157 de las reglas, con esto la información o los avisos incluidos en la solicitud internacional presentada se considerarán recibidos por el Comisionado en la fecha de presentación internacional, mientras las notificaciones se considerarán recibidas por el Comisionado el día en que se hayan proporcionado. Todas las solicitudes de patentes están abiertas a la inspección pública.
Solicitudes pendientes y examen anticipado
Matthew D. Powell y Yuri Chumak, socios de Dickinson Wright PLLC, publicaron la semana pasada un artículo en el que recomendaron a los interesados solicitar un examen anticipado para solicitudes canadienses pendientes, la presentación anticipada de solicitudes divisionales y la solicitud de examen de esas solicitudes para las solicitudes canadienses pendientes que puedan estar sujetas a una objeción de unidad de invención (requisito de restricción) e ingresar en Canadá anticipadamente y solicitar un examen al momento de la presentación para solicitudes internacionales pendientes o posibles solicitudes canadienses que se basen en el Convenio de París.
La ley de patentes de Canadá solo concede una patente para una invención que un tribunal puede invalidar si tiene reivindicaciones que se consideran obvias en comparación con una patente anterior, es por esto que los agentes de patentes solicitan la intervención de un examinador para evitar las anulaciones que suelen surgir cuando se señala que hay dos patentes con este tipo de obviedades. Esta es precisamente la razón por la que muchos prefieren agrupar varias reivindicaciones en una sola solicitud, lo que termina aumentando los reclamos que los cambios en las reglas gravarán de ahora en adelante. Esta práctica se conoce en Canadá como “provocar el requisito de restricción”.
“Es bien sabido que cuando se presentan solicitudes fraccionarias para continuar con la patente de las reivindicaciones de las invenciones, tener la opinión del examinador de que se deben proseguir reivindicaciones en solicitudes diferentes puede servir como una especie de aislamiento administrativo contra la invalidación en casos fraccionarios para el doble patentado, debido a que la agrupación inicial de conjuntos de reclamaciones en una sola solicitud hace que aumente el número de reclamaciones, hacer que el examinador ayude a mitigar este riesgo de invalidez, como se ha hecho históricamente, necesariamente podría volverse costoso”, precisaron Chumak y Powell.
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Revisión exhaustiva y patentes de calidad
Una revisión de los análisis de los cambios publicados por las firmas legales canadienses, así como de las recomendaciones hechas por estas, deja en claro que las modificaciones a las Reglas de Patentes deben abordarse con cuidado debido a las características únicas de la ley de patentes nacional, que contempla la doble patente y la práctica divisional.
La Ley de Patentes de Canadá otorga derechos exclusivos durante 20 años a partir de la fecha de presentación, pero para que esto ocurra se debe presentar una solicitud de divulgación de la invención a la Cipo, pagar las tasas y solicitar formalmente el examen, que tiene como meta determinar si la solicitud no tiene defectos o, si los tiene, dar la oportunidad de ajustar en un examen. La normativa canadiense se concibió para que haya una revisión exhaustiva de las patentes, buscando que todas sean de calidad, esto deriva en que no hay un límite para el número de exámenes que Cipo deba hacer, lo que tampoco facilita el determinar cuánto tiempo puede pasar para examinar una solicitud.
En contraste, otras jurisdicciones tienen plazos cerrados para las solicitudes y sus correcciones. “Si bien Canadá no es único en su enfoque actual de permitir un número ilimitado de iteraciones entre el solicitante y la Cipo”, se lee en Canada Gazette, “este enfoque no es ideal en términos de garantizar el uso eficiente de los recursos de la Oficina y es problemático en vista de la futura obligación de la PTA”.
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