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La caducidad de la marca puede solicitarse a los tres años de desuso en México / Unsplash - Taylor Rogers
La caducidad de la marca puede solicitarse a los tres años de desuso en México / Unsplash - Taylor Rogers

La caducidad de la marca, ¿quién tiene la carga probatoria?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resuelve aproximadamente más de 800 procedimientos de caducidad de marca al año
por Hugo Alonso Torres Martínez
publicado el24/06/2020
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Desde 2007 a la fecha, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha resuelto más de 500 procedimientos de caducidad al año. Entre 2016 y 2019 resolvió más de 800 procedimientos al año. Esta cifra es bastante reveladora ya que evidencia que la figura de la caducidad es bastante recurrida en México. Sin embargo, el Instituto no hace públicas cuántas marcas cesan sus efectos jurídicos, luego de someterse a procedimientos de caducidad.

Vale mencionar que el criterio actual establece que para acreditar el interés jurídico para instaurar una solicitud de caducidad de una marca ante el área contenciosa del IMPI, basta con que se demuestre en un trámite de registro de marca que la autoridad emitió anteriormente. Es decir, con un simple oficio de cita de anterioridad se adquiere interés jurídico para interponer una acción de caducidad, criterio que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló en una muy desafortunada jurisprudencia (registro 2000251). No obstante el criterio establecido por el Máximo Tribunal, con un análisis de la naturaleza jurídica de la acción de caducidad, se puede determinar si la mera cita de anterioridad es suficiente para acreditar el interés jurídico.

Para poner en movimiento a cualquier órgano con funciones jurisdiccionales, el actor debe establecer claramente cuál es la controversia que está planteando, pues de no existir, no puede establecerse adecuadamente un litigio. En este caso, la controversia que se plantea con una caducidad consiste en la afirmación de que una marca cayó en desuso durante tres años consecutivos, por lo que deben cesar los efectos de dicho registro. La caducidad es una especie de sanción que el legislador estableció en la Ley de la Propiedad Industrial para asegurarse de que las marcas sean usadas por sus respectivos titulares, situación que parte de una lógica muy simple: las marcas tienen como objeto distinguir productos o servicios en el mercado y si no están en el mercado, no tiene sentido que un registro conserve su vigencia, pues no está cumpliendo con su función principal.

Si bien en una caducidad se afirma que una marca cayó en desuso y, en materia probatoria, la regla general establece que el que afirma está obligado a probar, lo cierto es que cuando se afirma un hecho negativo, el demandado es quien asume esa carga probatoria.

Se puede concluir que cuando se ejerce una acción de caducidad de una marca en la que se afirma que se dejó de usar durante tres años consecutivos, realmente se está afirmando que dicha marca se dejó de usar, pues será el demandado quien deberá demostrar si efectivamente la usó, lo que evidencia que la acción de caducidad se basa en una “presunción de desuso”, una presunción iuris tantum que prueba en contrario.

Por otro lado, para iniciar un juicio o un procedimiento contencioso, resulta forzoso plantear claramente la cuestión litigiosa en la demanda y demostrar el interés jurídico. Tratándose de la caducidad, el solicitante está obligado a establecer y demostrar cuáles son los hechos o causas que le hacen presumir fundadamente que dicha marca dejó de usarse durante tres años consecutivos, pues de lo contrario nos encontraríamos ante un asunto que no tiene una causa de pedir y en el cual no hay controversia. Lo anterior es así, pues el simple hecho de que se haya emitido un oficio de cita de anterioridad en un trámite de registro de marca no demuestra que una marca haya caído en desuso durante tres años consecutivos, es decir, dicho documental no genera una presunción de desuso de la marca citada.

La Ley de la Propiedad Industrial (artículo 152, fracción II) claramente establece que un registro de marca caducará cuando haya dejado de usarse durante tres años consecutivos. Por esto, al ejercer una acción de caducidad, se está sosteniendo que una marca no se ha usado, dicha afirmación es la base de la acción y, forzosamente, se debería demostrar cuál es el hecho o causa que genera la presunción, lo cual no se logra probar con un oficio de cita de anterioridad.

En razón de lo expuesto se sostiene que para ejercer una acción de caducidad, el interés jurídico no se acredita con la exhibición de una anterioridad, pues resulta necesario que en la demanda se establezca y demuestre cuáles son los hechos que llevaron al actor a presumir que la marca se dejó de usar tres años consecutivos. Si bien el actor no está obligado a demostrar que la marca dejó de usarse durante dicho plazo, está en posibilidad de allegarse de material probatorio que demuestre que realizó una búsqueda de los productos o servicios a los que se aplica la marca que pretende afectar.

Para tal efecto, el actor se puede valer de diversas pruebas, como podría ser una búsqueda realizada en Internet para verificar si el titular o algún licenciatario ha usado la marca en los productos o servicios a los que se aplica, o una fe de hechos realizada por fedatario público en los canales de distribución en los cuales se comercializa dicha marca; pruebas que se pueden obtener fácilmente y que son idóneas para sustentar la presunción de desuso y con las que se acreditaría plenamente el interés jurídico para ejercer dicha acción.

*Hugo Alonso Torres Martínez es socio en Dialect IP Studio

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