Los acuerdos de coexistencia entre signos distintivos son acuerdos privados celebrados entre titulares de marcas idénticas o similares, su objetivo es que los signos distintivos coexistan en el mercado siempre que cumplan la función identificadora del origen empresarial del bien o servicio comercializado. En paralelo, estos acuerdos evitan confusiones entre los consumidores, lo que los ayuda a elegir libremente el producto o servicio que desean adquirir.
Anteriormente, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina —aplicada en Venezuela hasta 2008— abría la posibilidad de suscribir este tipo de acuerdos entre titulares de marcas idénticas o similares dentro de alguno de los países miembros, con el requisito de que los productos o servicios, materia del acuerdo, adoptaran todas las medidas necesarias para identificar claramente su origen. Con esto se evitaba la prohibición de su comercialización por el titular extranjero. Estos acuerdos, para ser válidos, debían ser inscritos ante la oficina de marcas competente.
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La legislación vigente en materia de Propiedad Industrial en Venezuela no prevé la existencia de tales acuerdos de coexistencia o “coexistencia de derecho”, como también se le conoce, aunque abre una puerta para que —previo acuerdo entre partes— se modifique una nueva solicitud únicamente en el caso de haber sido interpuesta una oposición, con el objeto de lograr el levantamiento de dicha oposición (artículo 78, primer aparte de la Ley de Propiedad Industrial). En este caso, el solicitante acepta la eliminación de algún producto o servicio específico y la inclusión de una advertencia o disclaimer para alguno de los términos contenidos en la marca o cualquier otro requerimiento efectuado por el oponente.
En la práctica, la aplicación de este tipo de acuerdos es por demás imposible, ya que no existen los mecanismos o criterios legales para verificar el alcance, aplicación, cumplimiento y dar seguimiento a la conducta desplegada por los titulares involucrados para hacer efectivos los acuerdos suscritos, según sus disposiciones.
Tampoco existe una posición uniforme en cuanto al tratamiento que debe darse a este tipo de acuerdos por parte de la Oficina de Registro nacional, a la que corresponde evaluar si efectivamente el pacto suscrito entre ambos titulares influye en la apreciación de los consumidores de los productos o servicios amparados por los signos objeto del contrato, dejando únicamente la valoración del examinador, bastante limitada, para justificar su validez.
Existe la necesidad de delimitar las normas de valoración a ser aplicadas por la Oficina de Marcas para aquellos casos en los que han sido depositados acuerdos de coexistencia, previamente concertados, entre titulares de marcas similares o idénticas, aplicadas en la misma clase para proteger productos distintos, tomando en cuenta los posibles efectos negativos que estos tengan sobre los consumidores en general.
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En Venezuela, actualmente, es posible celebrar acuerdos de coexistencia entre titulares de marcas idénticas o similares para lograr el registro de una nueva marca a favor de uno de estos titulares, ya que la ley no lo impide. En dado caso, también se puede negociar con el titular oponente para lograr el retiro de su oposición.
Sin embargo, e independientemente de lo que sea estipulado en el acuerdo, la decisión sobre la registrabilidad del signo distintivo, objeto del contrato, seguirá en manos del examinador, el que, con base en las causales de irregistrabilidad contenidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de nuestra LPI, determinará su concesión o rechazo.
En tal sentido, nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Cuáles serían los efectos alcanzados frente a terceros al celebrar acuerdos de coexistencia entre signos distintivos? ¿Son efectivamente analizados por la Oficina de Marcas? Estos acuerdos, en caso de ser consignados con el objeto de obtener un registro marcario, ¿son analizados tomando en cuenta los derechos del público consumidor como principal afectado por la conducta comercial entre competidores comerciales?
A nuestro entender, no solo bastaría con incluir la posibilidad de establecer acuerdos de coexistencia en una futura Ley de Propiedad Industrial, sino también otorgarles una base legal para su implementación. La Oficina de Marcas no tiene los mecanismos necesarios para vigilar el cumplimiento de este tipo de acuerdos, por lo que queda a criterio de la autoridad nacional competente a cargo de la libre competencia, regulada por la Ley Antimonopolio, que además debe incluir un reglamento o manual donde se identifiquen aquellos criterios necesarios para su efectiva aplicación y seguimiento (como territorialidad, mercado relevante, etiquetas de advertencia o descargos de responsabilidad).
*Luis Manuel Ruiz Torres es socio director de Continental IP.
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