Durante años, Chile ha estado esperando las modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial (Ley No. 21.355). Ahora, con ansias, esperamos que entre en vigor su reglamento, cuya fecha límite es este mes de enero.
Se espera que el reglamento sea el puntapié a la implementación de cambios importantes: el aliciente del fomento a la innovación, el desarrollo tecnológico y la inauguración de un semillero de startups. Son cambios que llegan tarde pero que finalmente han llegado y que van de la mano del tipo de país que queremos ser.
En materia de marcas había un par de cambios que eran absolutamente esenciales, por ejemplo, la cancelación de registros de marca sin uso durante cinco años, mediante la acción de caducidad. Es decir, dejaremos de avergonzarnos cuando le expliquemos a un cliente o abogado extranjero que no puede cancelar un registro de una marca que lleva 30 años registrada y que nunca se ha usado. También, dejaremos de avergonzarnos, pues ya no nos negaremos al registro de una marca tridimensional u olfativa, porque según la legislación vigente, 'no cumple con el requisito de representación gráfica de la marca', eso ahora está extinto.
Estamos frente a cambios grandes y sustanciales que, sin duda, aumentan la calidad de nuestra legislación de la mano de una autoridad de propiedad industrial de excelencia, reconocida incluso entre las mejores oficinas del mundo ya desde hace varios años.
Incorporación de nuevas marcas no tradicionales
Entrando de lleno en los cambios en temas marcarios, una de las novedades más importantes y esperadas es la ampliación del espectro de marcas que se pueden registrar. Así, además de registrar palabras, logos, figuras y sonidos, se podrán registrar otros tipos de marcas, como las tridimensionales y las olfativas. Esto, que podría parecer novedoso, es una realidad en diversos países de todo el mundo. Se les llama “marcas no tradicionales” y existen desde hace mucho tiempo. En este sentido, será muy importante lo que diga el reglamento respecto de la forma en cómo se llevará a la práctica este tipo de nuevas solicitudes.
No dejes de leer: El legado de Elisabeth Siemsen en ASIPI
Cabe mencionar que el surgimiento de nuevos tipos de marcas se debe a la reformulación de la definición del concepto de “marca”, que originalmente exigía el requisito de “representación gráfica” para ser registrable como tal. Ahora más importante que la representación gráfica es la capacidad distintiva de la marca misma.
Caducidad marcaria
Otra modificación importante –cuya implementación también dependerá de lo que diga el reglamento– es la caducidad marcaria; esto es, la posibilidad de cancelar un registro por no uso. Esta modificación llega a nuestra legislación de forma muy tardía, pues éramos prácticamente el único país del mundo que no la consideraba en su normativa de propiedad industrial.
La Ley No. 21.355 contempla la acción de caducidad por falta de uso en dos casos:
El primero es la falta de uso real y efectivo de una marca; esto es, una marca registrada que no se usa en un periodo determinado. Esto trae como consecuencia que los “registros defensivos” ya no serán una estrategia, como hasta la fecha lo han sido. Así, algunos titulares de marcas tendrán que limitar algunos de los registros que tenían, únicamente, para impedir la entrada de un tercer competidor.
El segundo es en caso de la genericidad de la marca; esto es, cuando la marca pierde su capacidad distintiva porque su propio titular ha provocado (o permitido) que se convierta en la denominación misma de un producto o servicio. Lo anterior no es algo nuevo, pues hay muchísimas marcas que han sido “víctimas de su propia fama” y se han convertido en la expresión que identifica a un producto. Tal es el caso de la famosa marca 'Thermo', que perdió su marca en 1963 porque el término fue declarado genérico. Así, los consumidores pasaron a llamar thermo o termo a todas aquellas botellas que envasan al vacío. Lo mismo ocurrió con la marca 'Jacuzzi', con la que ahora se identifica a cualquier tina de hidromasaje.
Para recordar: El registro de marcas en la nueva Ley de Propiedad Industrial chilena
La nueva legislación habla de 'provocar o permitir', lo que significa que ahora los titulares de marcas famosas deberán ser activos en la protección de la distintividad de sus marcas, evitando así que se conviertan en términos genéricos.
Nuevos delitos y penas asociadas a la infracción de marcas
Finalmente, la normativa trae consigo nuevos delitos marcarios. Por primera vez, se tipifica el delito de falsificación de una marca, contemplando una sanción privativa de libertad; lo que es novedoso, pues la normativa vigente solo contempla penas pecuniarias respecto de los delitos en propiedad intelectual. Además, se tipifica la fabricación, importación, almacenamiento y comercialización de productos o servicios que cuenten con falsificaciones de marcas registradas.
La nueva legislación instaura un sistema de indemnizaciones que permite suplir la reparación a título de perjuicios por una única suma compensatoria determinada. Esta tendrá directa relación con la gravedad de la infracción, con un máximo de 2.000 unidades tributarias mensuales (UTM, 130 dólares aproximadamente) por cada infracción.
Así, en materia de marcas y propiedad industrial, comienza el 2022 con novedades y muchos cambios. Quienes nos dedicamos a esto estamos expectantes de la publicación del reglamento. De la mano con estos cambios vienen importantes desafíos, tanto para las autoridades como para quienes ejercemos en esta área del derecho y también para los usuarios. Desde la forma en que se presentará la solicitud de una marca tridimensional, pasando por la adaptación de esos miles de registros de establecimientos comerciales e industriales, hasta la primera demanda de caducidad por falta de uso. Esos son los temas que estaremos viendo en los próximos años y respecto de los cuales el reglamento nos dará algunas luces.
Bien por Chile, porque es evidente que estos cambios son un factor importante a la hora de buscar capital extranjero o de ser objeto de inversión extranjera. Un correcto y robusto sistema de protección de propiedad industrial nos permitirá seguir avanzando en temas de innovación y tecnología.
*Agustina Davis Komlos, abogada experta en propiedad industrial, socia de la firma Beytia Badilla Davis.
}
Add new comment