El pasado 25 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del 11° Juzgado Civil que rechazó la demanda presentada por Productos Alimenticios Donuts Limitada, propietaria de la marca chilena Dominó Fuente de Soda, contra Domino’s IP Holder, LLC, dueña de la marca Domino’s Pizza y su franquiciada en Chile, Comercializadora Better Food Limitada.
En este caso, Productos Alimenticios Donuts Limitada estuvo representada por Cariola, Díez, Pérez-Cotapos y su afiliada Sargent & Krahn; y Domino’s IP Holder, LLC y Comercializadora Better Food Limitada fueron asistidos por Alessandri y Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados, respectivamente.
Alessandri explicó que la demanda por infracción de marcas se fundamentó en la Ley de Propiedad Industrial del año 1991, que amplió la protección territorial existente de marcas provinciales a una protección de marca nacional.
Dominó, una empresa familiar chilena fundada en 1952, alegaba que Domino’s Pizza solo autorizaba a Comercializadora Better Food Limitada a explotar la marca en las provincias de Antofagasta y Concepción, lo cual la limitaba para usar la marca a escala nacional dada la similitud con la marca en el área de restaurantes, a pesar de que habían convivido en el mercado durante 25 años. La estadounidense Domino’s Pizza, fundada en 1960, se estableció en Chile en 1991.
El caso se remonta a 2012, cuando -de acuerdo con Bofill Mir- Dominó interpuso una demanda de observancia de derecho de Propiedad Industrial, alegando que Domino’s Pizza y Better Food infringían los derechos de uso exclusivo y excluyente de la marca Dominó para distinguir restaurantes y fuentes de soda en todo el territorio nacional, a través del uso de la marca Domino’s Pizza.
Bofill Mir agregó que, en abril de 2016, el 11° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda de la marca de fuentes de soda local al señalar que cada una de las marcas tenía características particulares, “no solo fonética y gráficamente, sino y en que lo que resulta trascendental, importantes referencias a entidades absolutamente distintas” y dejó la posibilidad de uso de la marca Domino’s Pizza en todo Chile. Dominó respondió recurriendo casación y apelando el fallo, acciones que fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones de Santiago.
“…la Corte de Apelaciones de Santiago certificó que contra la sentencia de segunda instancia de 6 de marzo de 2017 no se han interpuesto recursos, habiendo vencido el plazo para hacerlo, por lo que el juicio se halla concluido por sentencia firme y ejecutoriada”, explicó la firma.
“Este caso marca un importante precedente para la interpretación de la extensión territorial de la protección marcaria, particularmente referida a la extensión de ésta, de una protección provincial a una que tiene aplicación en todo Chile desde la entrada en vigencia de ley 18.591, del año 1987, y replicada en la actual Ley de Propiedad Industrial 19.039 del año 1991, y cómo su única excepción relativa a los registros que sean idénticos o semejantes a otros registrados anteriormente en otras provincias, no podían extender su protección en infracción a dichas marcas, debe ser declarada judicialmente para que ese derecho resulte aplicable”, agregó Alessandri.
Asesores de Productos Alimenticios Donuts Limitada:
Sargent & Krahn: Socio Rodrigo Lavados.
Cariola, Diez, Perez-Cotapos: Socio Fernando Urrutia Bascuñán. Asociado Jorge Boldt Silva.
Asesores de Domino’s IP Holder, LLC:
Abogado in-house: David Kurns.
Alessandri: Socios Rodrigo Velasco Alessandri y Raúl Montero López. Asociado Diego Morandé Montt.
Asesores de Comercializadora Better Food Limitada:
Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socio Rodrigo Gil. Asociada sénior Carla Dittus. Asociada junior Manuela Cross.
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