El Barrilete es una chuchería masticable colombiana reconocida por su diseño de barra tricolor, que cuenta con bastante fama en América Latina. Esta golosina, cuyo nombre es una marca registrada, es propiedad de Súper de Alimentos, fabricante de otras marcas como Trululú, Lokiño, Bianchi y Mentas Chao, que inició, en octubre de 2024, un procedimiento en contra de Carlos Rendón Zambrano, un individuo español que registró una golosina similar, bajo la misma marca, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Esta solicitud de acción de nulidad marcaria fue llevada a cabo por Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría, desde Colombia, y por Ellipse IP, desde España, como representantes de Borgynet International Holdings Corporation, empresa constituida bajo las leyes de Panamá que comercializa los productos de Súper de Alimentos en varios países. El caso, llevado ante la OEPM, “implicó la recolección y presentación de un conjunto probatorio amplio y cuidadosamente estructurado que acreditó los derechos previos de Súper de Alimentos sobre la marca Barrilete”, dijo Camilo Suárez, director del área de propiedad intelectual de PPU Colombia.
Al final, y luego de un proceso exhaustivo que implicó la recolección de pruebas documentales, como registros marcarios del signo Barrilete en diversos países de Latinoamérica, material publicitario, noticias de prensa, declaraciones sobre las cifras de venta de los productos y facturas referentes a dichas cifras y evidencia de uso comercial continuo, desde 1987, las firmas pudieron demostrar que se trata de una marca notoriamente conocida en el sector de confitería, “demostrando el reconocimiento y reputación de la marca en la región.”
El argumento central fue la existencia de mala fe en el registro impugnado. Se acreditó que el signo “Barrilete” era ampliamente reconocido en varios países latinoamericanos, lo que permitía presumir que el solicitante del registro en España tenía conocimiento previo del signo. Además, se demostró una similitud sustancial entre los signos y los productos (caramelos), lo que evidenciaba una intención deshonesta al solicitar el registro en España, explicó Suárez.
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Gracias a esto, se logró la nulidad del registro de la marca Barrilete (M4177168, concedida en julio de 2023), presentada “de mala fe” por Rendón Zambrano, en España. Ante esto, la OEPM reconoció que la marca impugnada era idéntica a las otras marcas de Súper de Alimentos y que el solicitante actuó de manera desleal con pleno conocimiento de la notoriedad del signo, ergo el registro carecía de toda lógica comercial legítima y respondía únicamente a un intento de aprovecharse de la reputación de la golosina original.
Es importante señalar que Rendón Zambrano ya ha mostrado un patrón de conducta mediante el cual registra signos reconocidos de terceros, para luego exigirles dinero, bajo la “figura” de “licencias”, para el uso de las marcas registradas por él. Para PPU, esta decisión constituye una victoria emblemática que protege el legado y reconocimiento de la marca “y refuerza su posición frente a registros parasitarios o engañosos en Europa.” Llegar a este punto implicó:
…acreditar la mala fe del titular del registro impugnado, lo cual exigía una carga probatoria elevada y objetiva. También fue complejo superar el hecho de que Súper de Alimentos no contaba con un registro previo de la marca “Barrilete” en España. Para sustentar la nulidad, se invocó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español, que interpretan la mala fe como una intención desleal en el contexto competitivo.
Lo que consideró y dijo la OEPM
El registro fue anulado este 11 de septiembre, luego de que la OEPM determinó que Barrilete es “un signo que goza de un considerable reconocimiento en Colombia y que ha expandido su actividad, además a otros países latinoamericanos.”
En atención a la jurisprudencia, la oficina española apuntó que esta ha establecido que la identidad o semejanza (así como su identidad o similitud aplicativa) entre los signos puede tenerse en cuenta a la hora de apreciar la mala fe de un solicitante. En el caso de los barriletes colombiano y español, había una gran similitud desde el punto de vista denominativo, fonético y gráfico.
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Entre la marca impugnada y la marca figurativa anterior, existe una cuasi-identidad, con la única diferencia entre el color de las letras, siendo la grafía idéntica y coincidiendo ambas marcas en la representación del punto de la letra “I” con una estrella. Desde un punto de vista aplicativo existe igualmente una identidad. (...) Cabe concluir, conforme al análisis realizado, que existe un riesgo de confusión entre el nombre comercial impugnado y los signos anteriores utilizados por el solicitante de la nulidad, explicó la agencia.
En respuesta a la deshonestidad del solicitante español, la entidad señaló que el ofrecimiento a Súper de Alimentos de negociar el pago de regalías, a cambio del uso de Barrilete, aunque se encuadra dentro de los posibles negocios jurídicos de los que puede ser objeto una marca, a la luz de la conducta habitual de Rendón y del Programa de Convergencia CP13, relativo a las solicitudes de marca presentadas de mala fe, se otorgó la nulidad.
De los factores anteriormente analizados, se puede concluir que el solicitante de la nulidad ha invocado unas circunstancias objetivas que pueden dar lugar a la refutación de la presunción de buena fe. Siguiendo lo expuesto en el Fundamento de Derecho Tercero, cuando esto sucede, le corresponde al titular del signo impugnado explicar cuáles eran sus intenciones en el momento de solicitar el registro, indicaron.
El patrón malicioso de Rendón quedó demostrado también con sus solicitudes anteriores de las marcas Pony Malta (solicitada en la clase 32), Lamine Yamal (clases 25 y 35) y Amantis Tienda Erótica (clases 5 y 10), ante las que: 1. una empresa colombiana presentó una oposición; 2. fue objetada de oficio por coincidir con el nombre del jugador del F. C. Barcelona y se denegó, y 3. se opuso el titular de una marca homónima registrada anteriormente.
Como el solicitante del registro impugnado no logró demostrar una lógica comercial, la OEPM infirió que el registro de la marca no se realizó de forma leal y, por ende, concluyó que la solicitud de registro del signo impugnado no se presentó con la finalidad de participar de forma leal en el proceso competitivo del mercado, por lo tanto estimó la causa de nulidad en virtud del Artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de España.
Abogados de PPU Colombia: Director Camilo Suárez. Asociadas Isabel Herrera y Laura Sofía Daza.
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