En 2021, Yesid Alejandro Gómez, una persona natural, que según Camilo Suárez, director de propiedad intelectual de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Bogotá, puede que haya estado actuando como instrumento de una compañía interesada, promovió una acción de acción de cancelación por pérdida de distintividad (vulgarización) en contra de la marca porcelanato, usada para identificar (bajo la clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza) alfombras, felpudos, esferas, linóleos y otros productos para recubrir los suelos, de titularidad de la Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S.
Entre los argumentos que presentó en su momento este ciudadano, destaca que:
No cabe duda que la denominación porcelanato, para el público consumidor, no es una marca distintiva que se asocie directamente a la sociedad demandada, sino un tipo de piso de alta calidad ofrecido y producido por otras compañías dedicadas a la producción y comercialización de materiales para la construcción. (…) En Colombia, la mayor parte de las sociedades y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, venta y distribución de productos cerámicos, ofrecen pisos gres porcelanato. (…) atendiendo lo expuesto en el presente escrito, no cabe duda que la marca porcelanato se convirtió en una denominación obligada para identificar ciertos tipos de pisos cerámicos, a tal punto que tanto fabricantes como distribuidores en su gran mayoría los ofrece como un producto de mayor calidad que el de cerámica.
En respuesta, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, que es el ente ante el cual se hizo la solicitud, negó la cancelación por vulgarización aduciendo que la marca se refiere a productos comprendidos en la clase 27 y, por ende, la palabra porcelanato es impertinente frente a esta clase y no se encuentra dentro del rango de productos que ampara el registro marcario. Esta desestimación fue hecha en una primera instancia en 2022.
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Suárez, quien asistió a la Compañía Colombiana de Cerámica (Colcerámica), explicó que la SIC concluyó que no se acreditaron plenamente los requisitos para la vulgarización. En resumen, la Superintendencia determinó que no se probó un uso generalizado del término como genérico ni una necesidad real de uso por parte de los competidores, ya que existe un término técnico sustituto (gres porcelánico).
La SIC respondió
Esto viene al caso, porque el 7 de julio, la SIC revocó la cancelación parcial por supuesta vulgarización de la marca porcelanato (en Clase 19), luego de valorar el uso real y consistente, y por ende la explotación comercial sostenida, que Colcerámica ha realizado sobre la marca. Demostrar la existencia de un término técnico sustitutivo ayudó al caso de Colcerámica y a que la marca mantenga su cobertura original.
La cancelación de una marca por genericidio es poco común y, al ser desestimada, el resultado refuerza considerablemente la validez de la marca en un sector donde el riesgo de pérdida de distintividad es especialmente alto. (...) Este resultado (...) envía un mensaje claro al mercado sobre el compromiso del titular con la protección del signo distintivo, siempre respaldado por un seguimiento continuo y evidencia actualizada de su uso efectivo, dijo el abogado.
Porcelanato es un signo marcario que se ha enfrentado a un riesgo creciente de vulgarización, debido a su uso extendido en el mercado, por esto, PPU y Suárez se enfocaron en demostrar que, a pesar de su antigüedad y amplia difusión, la marca no ha perdido su función esencial de identificar un origen empresarial concreto.
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La expresión objeto de análisis posee una carga histórica significativa, lo que ha generado una percepción ambigua entre consumidores y competidores sobre su carácter distintivo. (...) La defensa de la distintividad de una marca con un pasado histórico exige actuar con oportunidad, recabando y preservando pruebas que acrediten su apropiación efectiva y su percepción en el tráfico económico como signo distintivo, no como denominación común, precisó Suárez.
Para defender la marca, la firma se basó en la inexistencia de prueba de vulgarización; en la imposibilidad de que se materializara debido a que existen términos semánticos equivalentes (además de la inexistencia de una necesidad real y objetiva por parte de los competidores de emplear el término para referirse al producto), y en el reconocimiento de la marca por defensa activa de su titular, mediante la acreditación de un uso controlado y distintivo del signo, sustentado en campañas de posicionamiento y evidencia de explotación comercial sostenida.
Colcerámica ha trabajado para evitar la vulgarización
La firma le recordó a la SIC que la cancelación por vulgarización es una sanción que impone la Oficina Nacional Competente al titular de una marca que ha sido pasivo en tolerar que los terceros usen la marca como un genérico o que ha provocado que la marca se convierta en el nombre del producto y que Colcerámica ha sido activa en la defensa de la marca, propiciando que la Superintendencia, reiteradamente, niegue marcas conflictivas, así como con el envío de cartas de reclamo que buscan defender la exclusividad y distintividad de la marca.
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Un hecho fundamental en esta defensa es que, de acuerdo con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para cancelar por vulgarización una marca no basta con que la expresión sea genérica o un término común, puesto que la CAN condicionó esta situación a que no exista otro nombre o signo adecuado para designar o identificar el producto.
Es de notar que el Accionante informó a la Superintendencia la existencia del nombre técnico del piso. En efecto, consta en las normas y reglamentos técnicos que rigen la producción de este piso, que el nombre técnico es “baldosa de gres porcelánico”. Adicionalmente, en el mercado el piso cuenta con varios nombres sustitutos (...). lo cierto es que el producto tiene por lo menos 11 nombres sustitutos, que representan un amplio inventario de opciones que los competidores pueden usar para ofrecer sus productos, alegó PPU Colombia.
Al final, este caso fue visto a la luz del Artículo 169 de la Decisión 486 que admite la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular haya permitido, bien sea por tolerancia de la vulgarización o participación activa en ella, que esta se convierta en un signo común para identificar los productos o servicios para los que se registró. En este sentido, para que la marca se haya convertido en un genérico, deberán concurrir los siguientes hechos: la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado; el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico, y el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.
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