Es básicamente una regla universal el no permitir el registro de nombres genéricos o descriptivos como marcas, porque son palabras comunes que deben estar disponibles para el uso de todos. Aún así, muchas empresas emplean sustantivos para designar a sus productos, conocido es el caso en Venezuela de las marcas Cachito (para una panadería), Pasticho (para un restaurante de pastas) y Dog (para un local de perros calientes), todas casualmente del mismo dueño que, aunque tuvieron que pasar por un proceso largo en el que se les negó el registro de las marcas (por ser términos descriptivos), al final se les otorgó.
Esto es porque sí se pueden registrar términos descriptivos si, como se dice coloquialmente, “se les da la vuelta” y se demuestra que, aunque son genéricos, adquirieron con el tiempo un significado distintivo (genericidad secundaria). Tal es el caso de booking.com, que hace unos años enfrentó una oposición al registro de este término como marca por ser una palabra genérica y que logró ser reconocido porque, a través del uso y la promoción constante del servicio, empezó a funcionar como una marca entre el público.
Pero, en general, llegar al punto en que se puede registrar un término genérico como marca (bien sea porque adquirió distintividad secundaria o se pudo registrar el servicio que ofrece más que el producto) es muy difícil, aún y si se trata de registrar una marca empleando un término genérico en otro idioma.
Así lo recordó el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos (CAFC), en mayo de este año, cuando negó el registro de la palabra vetements (ropa o vestimenta, derivada del vêtement francés), presentada por Vetements Group AG, para su uso en diversas prendas de vestir y servicios relacionados de tiendas minoristas en línea. Esta decisión respaldó la que la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos) tomó en el 2023 por el mismo motivo: el término, aunque en francés, es genérico o meramente descriptivo, ergo está prohibido en virtud del artículo 2(e)(1) de la Ley Lanham.
El motivo principal de la denegación es que la marca es genérica cuando se aplica a prendas de vestir. El mecanismo legal implementado por la USPTO (y confirmado por el tribunal de apelación) es la Doctrina de Equivalentes Extranjeros (DOFE), que recordó que vêtement significa prenda de vestir en francés y que como, la aplicación de la DOFE requiere que el término se traduzca al inglés, el resultado es una marca que designa directamente a los productos ofrecidos y, por ser absolutamente genérico, es no registrable.
Como Vetements Group se negó a aceptar la negativa, acudió a la Corte Suprema de EE. UU. con una solicitud de certiorari, para que el tribunal revisara el estándar de aplicación del DOFE por parte de la Corte Suprema.
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El razonamiento de la Corte fue simple: como un número considerable de consumidores estadounidenses tienen la capacidad de traducir el término a su idioma, la palabra termina siendo genérica aunque no pertenezca a la lengua mayoritaria del país. Esta decisión eliminó cualquier posibilidad de registro para Vetements Group y del uso de lagunas legales sustentadas en el uso de idiomas foráneos.
Según medios especializados, este caso “envía un mensaje claro a las marcas internacionales” que ahora saben que el uso de extranjerismos como marcas no ofrece una vía automática para el registro en EE. UU., si dicha palabra es genérica en la traducción.
Para que quede claro, Vetements Group solicitó el registro de la marca en 2021, ante la USPTO, que negó las solicitudes (estándar y estilizadas) por considerarlas genéricas. En 2024, la TTAB (Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas de Texas) confirmó la denegación en virtud de la DOFE, y reconfirmó que vetements es genérico para los productos y servicios que designaba. En mayo de este año, el CAFC (Circuito Federal) confirmó la decisión de la TTAB, al encontrar “evidencia sustancial” de que un número considerable de estadounidenses traduciría el término. El 19 de agosto, Vetements Group introdujo su petición de certiorari y, el 21 de noviembre, el Procurador General de los Estados Unidos (John Sauer) introdujo un escrito de oposición ante la Corte Suprema en el que argumentó que la marca es genérica, que la traducción es correcta y que las palabras extranjeras no constituyen una laguna legal.
El Procurador instó a la Corte Suprema a rechazar la solicitud de Vetements Group, con la convicción de que la USPTO actuó correctamente al denegar el registro, con lo que dio por zanjado el asunto. Pero Vetements Group insiste en que si la marca se traduce como ropas / prendas de vestir, es descriptiva a lo sumo. Igualmente, el caso podría ser revisado por la Corte Suprema.
Vetements Group “contraatacó” este 5 de diciembre, mediante un comunicado en el que criticó la decisión del Circuito Federal por adoptar un “enfoque rígido” respecto a la DOFE, que –informaron medios– deja de lado el enfoque de la Ley Lanham en cómo los consumidores estadounidenses perciben realmente las marcas registradas.
Para la empresa, el tribunal dejó en sus manos la carga de demostrar que la marca no era genérica y que el público no traduciría el término, en vez de exigirle a la USPTO que lo demostrara ella, en vez de simplemente asumir que los potenciales compradores traducirían el término. Según ellos, esto es muestra de que la oficina de marcas no conoce bien el comportamiento del consumidor (ni sus capacidades de traducción puesto que –señalaron– solo 1 % de los estadounidenses habla francés) y el entendimiento de la marca.
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La doctrina
Lo que se tiene que recordar en este caso es que en EE. UU., como en el resto del mundo, existe una distinción crucial entre las marcas genéricas y las meramente descriptivas (es ahí donde está poniendo el énfasis Vetements Group) y que, aunque las marcas genéricas no pueden registrarse bajo ninguna circunstancia, las descriptivas sí, si el solicitante demuestra distintividad adquirida con el uso (como booking.com) y la adquisición de un significado secundario, que al final constituye prueba de que los consumidores reconocen el término como un indicador de origen, en vez de una mera descripción del producto o servicio.
En la diatriba entre Vetements, la USPTO y el CAFC las entidades federales insisten en que vetements es genérica, lo que suprime cualquier chance de registrar la palabra bajo distintividad adquirida, al tiempo que la empresa insiste en que el uso global de este término, y su reconocimiento en el mercado del fashion, le da distintividad secundaria. Pero, y esto es importante, la TTAB insiste en que, incluso si la marca se considerara altamente descriptiva, Vetements Group no pudo establecer sin duda que los consumidores estadounidenses la emplean con un significado secundario.
La DOFE ha sido la herramienta fundamental de la USPTO, la TTAB y el CAFC en este enfrentamiento, porque exige que una marca denominativa extranjera se traduzca al inglés para evaluar su registrabilidad con el fin de evitar que los solicitantes empleen lagunas idiomáticas y legales para registrar términos genéricos o descriptivos solo porque están en una lengua extranjera ergo, si el término traducido al inglés es genérico o descriptivo, el término original recibe el mismo tratamiento.
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