El pasado 5 de noviembre entró en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México con la que se transformó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Tomás Arankowsky, socio de AVA Firm, junto con Ricardo Alarcón, asociado, y José Antonio Romero, consejero en patentes, hablaron con LexLatin sobre los principales cambios de la ley.
Anteriormente, el registro de una patente ante el IMPI requería presentar la documentación de forma presencial y, en algunos casos, hacer aclaraciones de una solicitud o subsanar omisiones.
El nuevo programa, denominado patente en línea, hace posible la digitalización de los procesos de solicitud de patente, solicitud de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, así como su seguimiento. Este nuevo programa acepta copias digitales de documentos, aunque en el futuro el IMPI podrá solicitar los documentos originales. Una vez que se firme la solicitud de forma electrónica, el IMPI asignará inmediatamente un folio de presentación.
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Para los abogados consultados, realizar el trámite en línea o a distancia “reducirá también, significativamente, los costos de manejo y servicio de mensajería, así como el tiempo de respuesta del examen de forma”.
La nueva ley reconoce al IMPI como una autoridad de carácter fiscal, por lo tanto, el instituto está facultado para implementar mecanismos de recaudación e imponerlos dentro de los procedimientos administrativos que conozca.
También se ha establecido la posibilidad de reclamar ante el IMPI el pago de daños y perjuicios derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial. “Anteriormente, esta facultad era reservada para los tribunales judiciales y se requería un procedimiento administrativo previo”, coincidieron los entrevistados.
¿Habrá algunas similitudes con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) de Estados Unidos?
Sí las hay y muy importantes. Algunas de las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor que entraron en vigor el pasado 2 de julio de 2020 incorporan disposiciones que regulan medidas tecnológicas de protección. Como ejemplo están aquellas que se refieren a mecanismos de aviso y baja (notice & takedown), además de otras que establecen obligaciones a cargo de proveedores de servicios en línea y proveedores de servicios de internet, que son semejantes a la DMCA.
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Otras similitudes incluyen las sanciones por elusión o evasión de una medida tecnológica de protección, así como las respectivas excepciones a dichas infracciones. Es importante destacar que estas similitudes no son más que obligaciones que México contrajo con la firma y entrada en vigor del T-MEC.
¿Qué aspectos consideran como grandes aciertos de la nueva normativa y qué aspectos los observan con reserva?
Son aciertos:
-La implementación de la caducidad y nulidad parcial en materia de registros marcarios. Esta permite eliminar o superar de manera más eficiente objeciones cuya implementación, necesariamente, implica una mejor y más completa aplicación del principio de especialidad.
-La aclaración respecto de las obligaciones asociadas con la renovación y las declaraciones de uso en materia de marcas. Específicamente para aquellas que se concedieron a partir del 10 de agosto de 2018.
-La eliminación de requisitos para obtener la declaratoria de fama o notoriedad, por ejemplo, la eliminación del requisito de contar con un registro o solicitud de México, así como no requerir el volumen de ventas, inversión o publicidad relacionada con la marca. Esto hace que el trámite no solo sea más atractivo sino más sencillo.
-La inclusión de la llamada cláusula Bolar que autoriza el uso experimental de un medicamento patentado con el objeto de generar la información necesaria para obtener autorizaciones e introducirla al mercado de medicamentos genéricos de manera más rápida y eficiente.
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-Con la declaratoria de una indicación geográfica, el IMPI acreditará a la persona moral encargada de verificar el cumplimiento de las reglas de uso. Esto ayudará a controlar los productos que se distinguen desde el momento que se publica la autorización de dicha indicación.
-La conciliación como un medio alternativo de resolución de controversias que -según la misma Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial- deberá ser promocionado en todo momento por el IMPI. Esto ayuda a que los usuarios resuelvan conflictos de manera más expedita, amigable y a un costo mucho menor.
-La ampliación del tipo penal asociado con la falsificación de marcas, para hacerlo más flexible. Así otorga una mayor protección a los titulares de derechos marcarios en contra de dicha conducta ilícita.
-La ampliación de la vigencia de los modelos de utilidad de 10 a 15 años, lo que seguramente beneficiará a los inventores mexicanos.
-La posibilidad de iniciar acciones administrativas en contra de violaciones de derechos de propiedad industrial relacionados con un nombre de dominio ya que, anteriormente, la única vía de acción era el arbitraje ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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Con reservas consideramos:
-La vigencia de una marca se contará desde la fecha en que se otorgue el registro y no desde la fecha de presentación, como se establecía la legislación previa y que, de alguna forma, contraviene las prácticas internacionales en la materia.
-La posibilidad prevista en la ley para que el IMPI pueda iniciar de oficio acciones de nulidad en contra de un registro marcario cuando este resulte violatorio de cualquier disposición legal sin estipular cuáles. Además, el hecho de que la nueva legislación prevea un solo examen en materia de marcas, lo que elimina la práctica actual en la que existe un examen formal y otro de fondo.
-La posibilidad de suspender el trámite de reclamación de daños y perjuicios cuando se controvierta la vigencia del derecho de propiedad industrial, cuya violación haya dado origen a la reclamación.
- Las disposiciones a partir de las cuales se prohíbe la presentación de solicitudes divisionales que deriven de otras solicitudes divisionales. Esto contraviene claramente el Convenio de París.
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-La ausencia de un nuevo reglamento, ya que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé que seguirá rigiendo, hasta en tanto no se emita uno nuevo, el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. A todas luces esto abre la puerta a contradicciones y dificultades en la aplicación e interpretación de la norma.
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