Este marzo de 2022, la Asociación Agrícola de Emprendedores Orgánicos del Caribe presionó a la Société des Produits Nestlé pues solicitó el registro de la marca Café Manjar Celeste (mixta), ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La solicitud, bajo la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, incluía, como elemento figurativo una taza roja que, según Nestlé, afectaba a sus marcas Nescafé y a su figurativa de la taza roja, a la vez que causaba riesgo de confusión, asociación y dilución.
En su oposición, Nestlé señaló que la Asociación usó la taza roja de Nescafé “y con ella creó su conjunto marcario, lo cual afecta el uso exclusivo derivado de los registros figurativos existentes y de la notoriedad de la marca Nescafé y figurativa de la taza roja.” Por este motivo, presentaron su oposición en abril de 2023.
Entre los argumentos en contra del registro de la marca local, Nestlé recordó que el hecho de que la marca Café Manjar Celeste involucrara una taza roja afecta marcas que tienen 85 años de existencia y 77 años de presencia en Colombia.
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Para oponerse, Nestlé contó con la asistencia de Camilo Suárez, director del área de propiedad intelectual, y el socio Mauricio Patiño de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - PPU, Colombia.
Desde sus inicios, la marca Nescafé ha incorporado la figura de una taza roja, de manera que, si se accede al registro de la marca solicitada, que involucra la raza roja, se estaría afectando el uso exclusivo y excluyente genuinamente establecido por Nestlé.
La taza roja es un elemento icónico en la marca Nescafé, y es por esto que invocamos que a partir de la notoriedad de la marca se mantenga su exclusividad en la categoría a favor de Nestlé, y no se permita en registro de la marca Café Manjar Celeste, que a pesar de que tiene otros elementos, involucra la taza roja, escribieron en su oposición.
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En resumen, como explicó Camilo Suárez los argumentos de la defensa de Nestlé se centraron en que sus marcas Nescafé Mixta y figurativa de la taza roja (o red mug) son notoriamente conocidas y que el signo solicitado es semejante, en cuanto reproduce esta marca figurativa y busca identificar café generando el riesgo de confusión, asociación, uso parasitario y riesgo de dilución respecto de sus marcas notorias.
Ante esto, los aspectos más desafiantes del caso fueron recaudar suficiente material probatorio (documental y técnico) orientado a determinar la notoriedad concurrente y sostenida (por más de 8 años continuos) de dos signos distintivos diferentes e independientes y demostrar argumentativa y probatoriamente la materialización del status de notoriedad respecto de dos marcas jurídicamente independientes y autónomas, pero utilizadas sincronizadamente para identificar y pautar el mismo producto, explicó el especialista.
Un elemento esencial en esta obtención de notoriedad fue la prueba contundente del vínculo inseparable entre la taza roja y la marca Nescafé, “una conexión que trasciende fronteras y mercados, consolidando su estatus de marca notoria”, dijo la firma, que añadió que el reconocimiento de esta notoriedad constituye un verdadero hito en la protección de los derechos marcarios de Nestlé y su capacidad de exclusión frente a usos que puedan resultar parasitarios o similarmente confundibles con sus marcas Nescafé y red mug.
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El antecedente
Suárez indica, además, que la oposición se resolvió (mediante la Resolución N° 57237 de la SIC, del 27 de septiembre) en virtud de la jurisprudencia andina TJCA, Proceso N°09-IP-2009, una solicitud de interpretación prejudicial dada en Ecuador, en la que The Clorox Company demandó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de ese país, así como al Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de ese entonces, como a Industrias Alen S.A. de C.V., para impugnar la Resolución Administrativa que expidió el Director Nacional de Propiedad Industrial en 1997 y que concedió (en 1995) el registro del signo Pinol como marca, para proteger productos bajo la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Industrias Alen.
En 1995, The Clorox Company, que terminó convirtiéndose en demandante en este caso que decidió el TJCA, presentó observación a la solicitud de registro de Pinol, fundamentándose en su marca notoria Pine-Sol, rechazada finalmente en 1997 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ecuatoriana, que concedió el registro de la marca local.
Esto llevó a The Clorox Company a interponer un recurso de plena jurisdicción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Comunidad Andina, recordando que la marca Pine-Sol es notoriamente conocida en todo el mundo y que, dijeron, a simple vista se podía notar que entre la marca Pine-Sol y Pinol existía gran similitud visual, fonética y auditiva, lo que causaba confusión a primera vista, “tanto más que están destinados a proteger productos de la misma clase internacional Nº 3”, apuntaron.
Para ese caso, el Tribunal de la Comunidad Andina sostuvo que no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se debe probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación además de probarse también algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias.
Así que, basados en esto, y en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió negar el registro de la marca Café Manjar Celeste (mixta) y declarar la notoriedad del signo Nescafé (mixto), así como declarar fundada la oposición interpuesta por parte de Société des Produits Nestlé.
Por cierto, el artículo de la Decisión 486, citado por la SIC, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, para los mismos productos o servicios o para los que su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (literal a) o que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero o cuando su pueda causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios o un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o su dilución (literal h).
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Otros litigios
Esta no es la primera vez que Nestlé ha tenido que defender a Nescafé u otras de sus marcas contra terceros, de hecho, la empresa suiza tiene una larga lista de litigios y procesos en América Latina. Uno de los más notorios es el que inició en Chile, en 2008, contra Tresmontes Lucchetti por competencia desleal y que llegó a la Corte Suprema de ese país, luego de que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de casación y de apelación sobre la demanda que Nestlé interpuso contra la empresa chilena.
En ese caso, Nestlé acusó a Tresmontes de lesionar sus derechos sobre las marcas Nescafé, Milo, Ecco y Maggi con sus productos Tempo, Monterrey, Raff, Coronado y Naturezza, que –según los suizos– imitaban visualmente a sus productos. Como side note, Nestlé criticaba el uso de una taza roja y granos de café impresas en los envases de Tresmontes desde 1981 y, al final, la Corte Suprema le dio la razón a la empresa chilena.
Hablando de la marca Milo, y también en Colombia, la SIC aceptó en 2021 la oposición interpuesta por Nestlé contra el registro de la marca Melo (mixta), bajo las categorías 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el empresario Gustavo Castañeda. El argumento para la oposición (presentada bajo el artículo 136 y sus literales a) y h)) fue que había similitudes nominativas y que Milo es de notorio conocimiento, por lo que puede considerarse como renombrada, y que Melo, aunque no se relacionaba con bebidas achocolatadas, apenas se distinguía por una letra. En su defensa, Gustavo Castañeda dijo que ambas marcas eran distintas en signos y estilo gráfico especial, aún así su recurso fue rechazado.
Otro caso destacado ocurrió este año, cuando el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi), de Ecuador, anuló el registro de la marca Savoy Toronto (concedida a un empresario nacional, bajo la clase 30), porque su registro se consideró solicitado de mala fe. Pero, Toronto®, hecho con chocolate Savoy® es una de las marcas emblemáticas de Nestlé en algunos países de la región y, aunque para el momento de la solicitud ante el Senadi, la marca no había sido registrada por Nestlé en Ecuador (por eso no presentó oposición sino hasta 2022) es el titular de los derechos marcarios de esta, por lo que –aseguraron– el registro obtenido fue hecho de mala fe y constituye competencia desleal, ya que el solicitante estaba sabía que era una marca de un tercero y buscaba aprovecharse de su fama y nivel de conocimiento entre los consumidores.
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Y, como quien escribe es venezolana, les cuento la historia del Toronto®, el bombón más famoso de nuestro país: Fue creado en 1949 por Ernst Weitz, un refugiado polaco que llegó a Venezuela en 1942 y quien, luego de aprender confitería en Viena, emigró al país con un contrato de trabajo de sus antiguos jefes, para una pastelería llamada La Vienesa, desde donde pasó a trabajar en la empresa confitera nacional Savoy® para la que creó, a partir de unas bolas de maíz y chocolate llamadas Ping Pong una versión “mejorada” y grande: una avellana cubierta de chocolate blando con pasta de avellana y una segunda capa de chocolate y una de brillo pulido con un jarabe.
El Toronto® es una de las chucherías más famosas del país y quizá la competencia desleal de la que Nestlé acusó al emprendedor ecuatoriano también se basó en el aprovechamiento de la nostalgia gastronómica de la que sufre la amplia diáspora venezolana (contada por miles de individuos en Ecuador) y de la que ya se han aprovechado otros empresarios en otras naciones de la región.
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