Licra, velcro, celofán, drywall, kerosene, aspirina, típex, termo, yo-yo, jacuzzi, rímel, teflón, post-it, trampolín y kleenex puede leerse como una lista de objetos aleatorios, comunes y de uso tan extendido que podría asegurarse que es estadísticamente poco probable que exista gente que no los conozca. Pero todos estos tienen una relación que va más allá de lo que evidente (que son objetos utilitarios) y es algo menos obvio, pero no por eso menos fascinante: son marcas que se vulgarizaron.
La vulgarización de marca es, irónicamente, muestra de que un producto fue tan efectivo y reconocido que su nombre registrado pasó a ser sinónimo (o el nombre “oficial”) de, básicamente, todos los demás productos iguales, pero de distintas marcas. Las marcas a veces son tan famosas que, incluso, se convierten en verbos (googlear o tuitear, por ejemplo).
Pero, aunque muchos pudieran verlo como casos exitosos, en realidad la vulgarización de una marca es un proceso no deseable para nadie, porque solo ocurre cuando una marca registrada se convierte en un término genérico para productos o servicios lo que, eventualmente, le hace perder su carácter distintivo y protección legal. Y los términos descriptivos o comunes no pueden ser registrados como marcas.
Con el tiempo, la vulgarización puede ser la piedra de tranca cuando una empresa desea reforzar la protección de su marca: se pasa a discutir, dentro del terreno de los litigios de propiedad industrial e intelectual, cuál es el alcance del mal uso de su marca y hasta dónde existe de verdad riesgo de confusión entre el término genérico y el producto o servicio al que se hace mención -fundamentalmente porque el genericidio no solo acarrea pérdida de distintividad y confusión, sino que también abre la posibilidad de uso por un tercero.
Esto es lo que ocurrió en Brasil con la marca Insulfilm, que denomina a una película aislante que se usa en ventanas (usualmente de automóviles) para protección UV y térmica y privacidad, involucrada en un litigio de propiedad industrial que duró varios años y que se centró en defender a la marca (cuyo titular es Insulfilm do Brasil Ltda.) de la vulgarización y el uso sin autorización de terceros.
En el portugués brasileño, la palabra insulfilm se usa genéricamente para referirse a cualquier película tintada aislante para ventanas, aunque no se trate de un producto de la misma marca. La vulgarización de dicha marca para todos los papeles ahumados ha llevado a diversas empresas a promover productos y servicios ofreciendo el insulfilm como un añadido.
Una de estas empresas es Renault do Brasil, que hizo un uso comercial no autorizado de la marca y por ello fue demandado por Insulfilm do Brasil, debido a que todos anunciaban promociones que ofrecían insulfilm gratis con la compra de vehículos, mientras que en realidad instalaban películas para ventanas genéricas de menor costo de proveedores externos.
Palabras más, palabras menos, Renault lanzó al público varias campañas publicitarias que promocionaban vehículos nuevos que incluían láminas para ventanas como obsequio. Las piezas mostraban insulfilm constantemente, a pesar de que ni pidieron permiso para emplear la palabra ni instalaban el producto bajo esta denominación comercial en los automotores.
Cuando Renault tuvo que contestar a la demanda, se escudó bajo el argumento de la vulgarización de la marca. En su defensa, dijeron que el término ya se había convertido en un genérico para las láminas tintadas para ventanas de automóviles y que, por lo tanto, el titular de los derechos debía entender las consecuencias de su uso generalizado en el mercado, incluida la pérdida de su protección exclusiva de marca registrada.
El litigio fue escalando hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil, que tuvo que decidir si el genericidio era argumento suficiente para rechazar la queja de Insulfilm do Brasil. Spoiler alert: no lo fue, ergo Renault incurrió en infracción de marca, así que el STJ confirmó sentencias anteriores que declaraban la infracción.
Para la máxima corte de justicia brasileña, el argumento de genericización no es suficiente para usar comercialmente una marca registrada por un tercero. Que una marca se haya convertido en una palabra de uso popular y conversacional no priva automáticamente al titular de esta de sus derechos de propiedad intelectual, siempre que el propietario defienda activamente la marca.
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En el largo litigio de Insulfilm, los infractores basaron su defensa en el Artículo 56, Párrafo 1° de la Ley de Propiedad Industrial (Ley N° 9.279/1996), que técnicamente permite que la nulidad de una patente o marca sea utilizada como materia de defensa en ciertos contextos. Los abogados de Renault insistieron por años en que la degeneración de la marca la hacía inválida de facto, por lo que cabía desestimar la demanda por daños y perjuicios interpuesta por Insulfilm do Brasil Ltda.
En portugués, la palabra chamariz signifca “carnada” o “señuelo”, y para el STJ las entidades comerciales no pueden utilizar marcas registradas como chamariz o de manera engañosa y parasitaria para vender productos de terceros. Esto significa que, a raíz de la decisión del Tribunal, Renault y los demás concesionarios de automóviles y los centros de servicio tienen prohibido usar insulfilm como estrategia de mercadeo de cualquier película tintada a menos que sí estén montando el material de esta marca y no otro igual bajo otra marca.
Según expertos, la batalla legal de la que acaba de librarse Insulfilm do Brasil no fue un simple litigio corporativo sino una discusión angular en la jurisprudencia brasileña sobre propiedad intelectual, que estableció precedentes vinculantes y ponen de relieve la intrincada dinámica entre el comportamiento del consumidor, la evolución lingüística de los términos comerciales y las protecciones otorgadas por la Ley N° 9.279/199.
Como durante décadas los concesionarios de automóviles, talleres automotrices, plataformas digitales y competidores utilizaron rutinariamente el término insulfilm en sus campañas publicitarias para atraer a consumidores -mientras que de manera encubierta instalaban productos genéricos, falsificados o de la competencia-, la decisión del STJ establece un precedente crítico en la ley de propiedad intelectual brasileña, particularmente porque refuerza la noción de que la genericidad no desnuda a la marca de sus protecciones por ley.
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Precedente no es, necesariamente, acatamiento por todos
Ya el STJ sentó un precedente, aunque eso no va a impedir la vulgarización de otras marcas ni el uso genérico, incluso en publicidad, de otras marcas hasta que haya una acción de bloqueo.
Sobre todo porque, como dice Filipe Duarte Ribeiro, socio del área de derecho digital y propiedad intelectual de Martinelli Advogados, la legislación sobre marcas no define exhaustivamente todas las circunstancias en las que un uso particular puede dañar la reputación de una marca o infringir los derechos de su titular.
"Por consiguiente, una protección eficaz requiere medidas adicionales, tales como el monitoreo permanente del uso por terceros, la ampliación del portafolio marcario, el envío de requerimientos extrajudiciales y, cuando resulte necesario, el ejercicio de acciones judiciales", apunta.
De todas formas, no se pierde de vista que la legislación brasileña establece que las marcas registradas en el Instituto Nacional de Marcas y Patentes (Inpi) están protegidas contra el uso genérico o comercial por parte de terceros y no se requiere una decisión judicial para hacer valer este derecho.
"Además, las marcas no registradas gozan de un derecho de prioridad para su registro, siempre que el titular pueda demostrar que la marca se ha utilizado durante más de seis meses", explica Guilherme Bertolini, socio del área de M&A y capital privado de Cascione Advogados.
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Como los tribunales desempeñan un papel fundamental en la definición de los límites prácticos de la protección de marcas según la ley, y en la determinación de las circunstancias en las que se puede permitir el uso no autorizado, sus decisiones son esenciales para remediar infracciones específicas y para establecer precedentes que aclaren el alcance de los derechos de marca en escenarios particulares.
"En términos generales, los límites están bien establecidos por ley. No obstante, ciertas situaciones ponen en tela de juicio los límites establecidos por la ley. En tales casos, como el de Insulfilm vs. Renault, las decisiones judiciales nos ayudan a comprender los límites aceptables para la interpretación de dichos límites", indica Bertolini.
El litigio entre Insulfilm y Renault discutió no solo la vulgarización, sino también el alcance que las decisiones judiciales tienen para definir los límites de la protección de marcas.
"Si bien la legislación brasileña establece los derechos de los titulares de marcas, e identifica las circunstancias que pueden constituir una infracción, las disposiciones legales están redactadas en términos amplios y abstractos. Por lo tanto, es responsabilidad del poder judicial interpretar y aplicar dichas normas a la luz de los casos concretos, considerando factores como el riesgo de confusión, la dilución de la marca, la competencia desleal, la libertad de expresión y las excepciones previstas por la propia legislación. En consecuencia, las decisiones judiciales no sustituyen a la ley, sino que aportan mayor seguridad jurídica y previsibilidad respecto de su aplicación en situaciones específicas.", aclara Duarte Ribeiro.
En el caso de la pérdida de distintividad, resulta difícil impedir que terceros estructuren promociones y otros usos comerciales en torno a marcas registradas, lo que convierte a esta práctica un hecho recurrente. No obstante, ¿existe realmente el riesgo de confundir a quienes ya utilizan una marca como término genérico para un producto específico? ¿Dónde termina la evolución natural del lenguaje y dónde comienza la infracción comercial, al aprovecharse del prestigio ajeno para impulsar las ventas?
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Aunque la práctica parezca frecuente, las empresas deben cumplir con las leyes de propiedad intelectual y demás leyes aplicables a las ofertas dirigidas a los consumidores en general.
"Como se mencionó en la votación del caso Insulfilm vs. Renault Dealership, las promociones no pueden inducir a error a los consumidores. Los límites deben analizarse caso por caso, pero la existencia de una marca válida y la percepción de que el producto vendido bajo dicha marca es de calidad superior son buenos indicios de que la situación apunta a una infracción comercial", especifica Bertolini.
El abogado expone que la genericización de una marca amplía el abanico de usos no autorizados que el titular de una marca puede verse obligado a impugnar, ya que múltiples participantes del mercado pueden empezar a utilizar la denominación sin autorización ni pago de regalías. Sin embargo, esto no significa que la protección legal deje de estar disponible.
El lenguaje define el uso, pero no puede definir el valor de una marca
La dilución de la marca puede provocar que los consumidores dejen de asociar el signo con una única fuente comercial y, en cambio, lo perciban como el nombre genérico del producto en sí, como ocurrió con Insulfilm, lo que les da a terceros la posibilidad de beneficiarse indebidamente del prestigio, inversiones y reconocimiento de mercado desarrollados por el titular de la marca a lo largo de muchos años.
Esto significa que, si bien la evolución lingüística por sí sola no puede justificar prácticas comerciales que se aprovechen del prestigio de una marca registrada o generen una asociación comercial falsa capaz de inducir a error a los consumidores, también es necesario reconocer la evolución natural del lenguaje. Esto es especialmente relevante porque la legislación brasileña sobre marcas prohíbe el registro de signos genéricos o descriptivos, incluidos aquellos que simplemente designan características de productos o servicios. Sin embargo, estas limitaciones se aplican principalmente a las nuevas solicitudes de registro y no extinguen automáticamente los derechos asociados a una marca que, con posterioridad, se haya generalizado en el mercado.
Para Duarte Ribeiro, es especialmente importante entender que los límites de la protección marcaria resultan de la interacción entre la legislación, la jurisprudencia y las prácticas consolidadas del mercado, así que antes de recurrir a la vía judicial cuando se esté ante el uso de una marca comercial como término común, pueden adoptarse diversas medidas preventivas, como la ampliación del registro de la marca a otras clases, la obtención del reconocimiento como marca de alto renombre, la celebración de acuerdos de coexistencia, la implementación de programas de cumplimiento normativo en materia de propiedad intelectual, el monitoreo permanente de registros y campañas publicitarias, el fortalecimiento de las cláusulas contractuales con clientes y distribuidores, el seguimiento continuo de los competidores, el refuerzo de los elementos distintivos de la presentación visual de productos y servicios, así como la orientación a medios de comunicación y socios comerciales sobre el uso correcto de la marca.
"Estas iniciativas permiten prevenir conflictos antes de que sea necesario recurrir a requerimientos extrajudiciales o litigios, preservando la función distintiva de la marca y promoviendo un entorno competitivo más seguro y previsible", comenta.
También, ante el cuestionamiento de si el público local ya llama a cualquier lámina para ventanas insulfilm, por qué una gran empresa no puede hacer lo mismo en sus promociones comerciales, es vital hacer una distinción entre el uso común y la comercialización de productos.
Para Bertolini, aunque la gente común utilice la marca registrada para referirse a cualquier producto similar, no implica calidad ni ninguna otra característica específica del producto original. Entonces, las empresas deben tener esto en cuenta al realizar ofertas, ya que el consumidor puede entender que la oferta implica la calidad y las características específicas del producto vendido bajo la marca registrada.
"La distinción solo se pierde realmente si el consumidor no puede diferenciar la calidad o las características específicas de los productos en el mercado", recuerda.
Como explica el socio de Martinelli Advogados, la principal consecuencia del genericidio es la erosión económica y la pérdida de la función esencial de la marca: identificar el origen empresarial de los productos o servicios, esto hace que el titular pierda la capacidad de diferenciar su oferta en el mercado al tiempo que sus competidores se aprovechan del reconocimiento de su marca, usualmente construido a lo largo de años de inversión en calidad, publicidad y reputación.
"Por ello, prevenir la vulgarización de una marca constituye no solo una cuestión jurídica, sino también una estrategia esencial de protección de activos intangibles y de preservación de la libre competencia", señala.
La vulgarización deja de ser una condena cuando la justicia ratifica que el valor de una marca no se mide por qué tan profundo cala en el vocabulario popular, sino por la firmeza con la que se defiende su distintividad en el mercado.
Este caso deja una lección fundamental para el ecosistema empresarial e industrial. Aunque el público general llame insulfilm, kleenex o post-it a cualquier alternativa del mercado, la jurisprudencia traza un límite: la costumbre popular no le otorga licencia a terceros para convertir el prestigio ajeno en señuelo publicitario.
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