Luego de tres años de litigio, la emprendedora peruana María Carolina Herrera se anotó el tanto ganador en su lucha marcaria contra la megaempresaria y diseñadora venezolana Carolina Herrera, luego de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) le permitiera a la empresaria local inscribir la marca La Jabonera by María Herrera, luego de un proceso de inscripción hecho en dos instancias.
Todo empezó cuando el hijo de María Herrera, un abogado, le regaló por Navidad el registro de su marca bajo la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (para productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales), cuyas ganancias usa para financiar la esterilización de animales abandonados y callejeros, solo para enterarse poco después de que Carolina Herrera Ltd. se opuso al registro de su marca ante el Indecopi, por supuestamente ser un signo similar y comercializar productos idénticos, además de por usar “Herrera”, que la empresa neoyorquina considera un término distintivo.
Esto inició una batalla legal en la que María Carolina Herrera (quien siempre ha dicho a medios que tiene derecho a usar su apellido como considere), asistida por su hijo, Darío Morales, sostuvo que su marca no representaba riesgo de confusión ni era objeto de oposición ya que mostraba diferencias con las marcas de la venezolana, además de que Herrera es un apellido común en Perú y era un tanto absurdo que se le prohibiera a ella u otros Herrera hacer uso de su apellido.
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Primer escalón
En la primera instancia, el Indecopi le dio la razón a la demandante y le denegó el registro de solicitud a la empresaria local, puesto que consideró que La Jabonera podría causar confusión entre los consumidores. Esto lo indicó en una resolución emitida en julio de 2022 por la Comisión de Signos Distintivos, que declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado basándose en Cuestiones Previas respecto a la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– de Colombia (que atendió un caso similar), que se basa a su vez en la jurisprudencia de la Comunidad Andina de Naciones.
En ese entonces, Herrera y Morales también argumentaron que la SIC, basado en las leyes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, registró la marca Diana Herrera belleza en tu mirada y su logotipo, denegando a Carolina Herrera Ltd. su solicitud de oposición a este registro. Ambos dijeron que la Comisión no tuvo en consideración los argumentos presentados por la autoridad extranjera, ni evaluó si es que podría ser de utilidad a fin de resolver el presente procedimiento, sino que únicamente se limitó a indicar que lo dicho no condiciona a la Comisión.
En el documento que presentó al Indecopi, Morales insistió en que los órganos resolutivos del Indecopi, ante la existencia de jurisprudencia extranjera que ha resuelto un caso similar, suelen recurrir a la búsqueda de criterios, sin que esto signifique un sometimiento a la autoridad extranjera, por lo que la Sala debería analizar la jurisprudencia citada y determinar si, según su criterio, puede ser aplicada al caso de su mamá y cliente.
Para el abogado, Herrera no es un término protegido individualmente, ya que no es suficientemente distintivo, por ende no era posible declarar la existencia de una familia de marcas sobre el apellido u otorgar exclusividad en su uso. Aún así, el ente determinó que ambas marcas compartían similitudes al portar el apellido Herrera y un nombre de pila femenino.
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Siguiente escalón
En segunda instancia, y luego de que María Herrera apeló, el Indecopi terminó poniéndose del lado de su compatriota, por lo que ordenó inscribir la marca, esto luego de que determinó que ambas se escuchaban y veían diferentes, y no solo eso sino que son distintas ya que la marca neoyorquina es Carolina Herrera y no solo Herrera, por lo que no existe riesgo de confusión.
Si bien los signos hacen referencia a algunos de los mismos productos , presentan diferencias fonéticas y gráficas que permitirán su diferenciación por parte del público consumidor; en ese sentido, se determina que los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión en el consumidor, determinó el Indecopi.
Cabe destacar que la decisión del ente regulador revisó la normativa del Tribunal Andino de Justicia respecto a los signos distintivos conformados por nombres propios, que considera pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos, que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión y que no se afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular.
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Para determinar su registrabilidad, el Tribunal destaca que debe hacerse un análisis integral del signo para realizar un adecuado análisis de distintividad, esto significa que, para que un nombre común cumpla con el criterio necesario para registrarse como nombres comerciales y marcas debe ser poco común (característica a ser evaluada bajo un examen integral y de oficio, tener una amplia probabilidad de ser distintivo y protegible en relación con la utilización reconocida del nombre en una actividad específica y no aprovecharse del prestigio de un tercero.
Dentro de Perú, Carolina Herrera Ltda. tiene el registro, en la Clase 3, de las marcas Carolina Herrera, 212 by Carolina Herrera y Carolina Herrera Chic, además de tres logotipos registrados bajo los certificados N° 63851, 137666 y 92532. En contraste, La Jabonera by María Herrera y su logotipo presentan elementos figurativos, mientras que las marcas registradas por la diseñadora venezolana son denominativas, “todo lo cual determina una impresión visual de conjunto diferente”, precisó el Indecopi.
Medios locales precisaron que este caso demuestra que, “incluso para una marca de lujo de renombre mundial como Carolina Herrera, no es posible prohibir a una persona el uso de su propio apellido en una marca comercial” y que este caso “resalta la importancia de respetar los derechos individuales y la libre competencia” mientras “evidencia la necesidad de establecer límites claros en cuanto al uso de apellidos en el ámbito empresarial.”
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