Por haber presumido una falsa denominación, falsificado, comercializado y –en resumen– violado las marcas Estée Lauder®, Le Labo®, La Mer®, Clinique®, Aveda® y Tom Ford® (en conjunto, las marcas ELC), la cosmética Estée Lauder demandó a la cadena Walmart, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Reuters asegura que Walmart se convirtió, mediante su plataforma de comercio electrónico, en el primer minorista en alcanzar un valor de mercado de 1.000 millones de dólares este febrero, por lo que –como señala Estée Lauder– la cantidad de usuarios (especialmente compradores de la Generación Z atraídos a marcas como Le Labo® y Tom Ford®) que podría confundir los productos de imitación vendidos en el portal es incalculable.
Por este motivo, exigen una indemnización por daños y perjuicios no especificada, la emisión de una orden judicial que impida a Walmart vender las falsificaciones y un juicio con jurado. Esta es otra demanda dentro del “universo” de las demandas derivadas de los dupes, o productos que imitan marcas más caras y prestigiosas y son vendidos a bajos precios en cadenas minoristas.
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Para asegurarse de que los productos ofertados por Walmart (muy similares a los propios) eran, efectivamente, una imitación, un equipo de Estée Lauder los compró y probó. Tras inspeccionarlos de cerca, concluyeron que no fueron fabricados por su marca homónima (de cosméticos) ni por Le Labo (perfumes slow fragrance), La Mer (cremas para la piel), Clinique (cremas para la piel), Aveda (cosméticos para piel y cabello, pero se imitaron sus cepillos para el cabello) y Tom Ford (fragancias).
Para Estée Lauder las prácticas comerciales de Walmart son parte de una conducta “extrema, indignante, fraudulenta” e infligió a los demandantes (asistidos por Blakely Law Group) “con un desprecio imprudente por sus derechos”, que exigen “una indemnización por daños ejemplares y punitivos por un monto suficiente para castigar y dar ejemplo a los demandados y disuadirlos de realizar conductas similares en el futuro”, consideradas por ellos como “despreciable y perjudicial”.
Walmart ha permitido consistentemente que los productos infractores sean vendidos por terceros en su plataforma en línea, con tanto conocimiento que no solo aceptan que su mercado online sea usado para la venta de estos sino que también los promociona y hace muy poco para garantizar la autenticidad de los productos que vende en línea, lo que denota que su supuesto “cuidadoso proceso de selección al elegir a sus vendedores/socios del mercado” es fallido o deficiente.
Las marcas infringidas
Un detalle que podría dar cuenta al público de que la venta hecha a través de la web de Walmart podría ser fraudulenta, y que Estée Lauder señaló en su demanda, es que sus productos suelen ser vendidos en sus propias webs o en tiendas departamentales específicas.
En el caso de Le Labo, esta se vende a través de su sitio propio marketplace, tiendas independientes de marca homónima y grandes almacenes de lujo como Saks Fifth Avenue, Bloomingdales y Nordstrom. En el caso de La Mer y Clinique, se vende en su web, tiendas como Saks Fifth Avenue y Nordstrom y en tiendas especializadas como Sephora y Bluemercury. Aveda se vende en su web, tiendas de lujo como Nordstrom y en peluquerías, mientras que Tom Ford también se comercializa mediante su tienda en línea, tiendas propias y en grandes almacenes y tiendas de lujo como Saks Fifth Avenue, Nordstrom y Sephora.
La clave puede que sea la palabra “lujo” (usada mucho en el documento introducido a la corte), que no sólo da cuenta de cómo se perciben, promocionan y venden estas marcas sino que apunta a entender que Walmart, aunque conocida, no es precisamente una tienda o marca de lujo. De hecho, la misma empresa demandante lo dice:
Los demandantes han dedicado una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y dinero al diseño, desarrollo, publicidad, promoción y comercialización de sus productos, e invierten millones de dólares al año en publicidad, promoción y comercialización de las marcas (...). Como resultado de estos esfuerzos, las ventas netas globales de ELC superaron los 14 mil millones de dólares en el año fiscal 2025.
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También precisan que sus registros de las marcas ELC son “válidos, subsistentes” e “indiscutibles”, obtenidos sin necesidad de prueba de significado secundario, por lo que son “inherentemente distintivos” gracias a su uso, publicidad y registro a largo plazo que, además, les ha dado un alto grado de reconocimiento, los convirtió en marcas famosas y “se han utilizado como identificador de origen en diversos productos durante más de 40 años”, lo que ha llevado a Walmart y otras empresas a copiarlos, “como ocurre con muchas otras marcas de lujo.”
Y, aunque no es ilegal fabricar una imitación de un producto popular, sí es ilegal infringir una marca registrada o una patente con dicha imitación. He ahí el quid de la demanda: se está acusando a Walmart de fabricar, producir, comercializar, distribuir, publicitar y vender productos para el cuidado de la piel y fragancias que llevan marcas “idénticas, sustancialmente indistinguibles o confusamente similares a una o más de las marcas registradas de ELC y la imagen comercial de la colección Private Blend” (de Tom Ford).
Las leyes
Aseguran que Walmart sabe que se están comercializando imitaciones mediante su marketplace y que compra en Walmart.com cree “razonablemente” que Walmart, y no terceros, es el vendedor con la titularidad o posesión de los productos señalados. Es por esto que se les demanda (en sus primera a sexta causas de acción) en virtud del Título 15 del Código de los Estados Unidos (Ley Lanham), artículo 1114 que, en resumen, dice que:
Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular del registro utilice en el comercio cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación engañosa de una marca registrada (...); o reproduzca, falsifique, copie o imite engañosamente una marca registrada y aplique dicha reproducción, falsificación, copia o imitación engañosa (...), en relación con los cuales dicho uso pueda causar confusión, error o engaño, será responsable en una acción civil interpuesta por el titular del registro…
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Que, además, tendrá derecho a obtener una indemnización por daños y perjuicios si se demuestra que los actos infractores se hicieron a sabiendas de que dicha imitación podría causar confusión, error o engaño.
Estée Lauder dice que los productos comercializados por Walmart inducen a los consumidores a creer que ellos produjeron, patrocinaron, autorizaron o licenciaron las marcas. Para ellos, la promoción, comercialización, publicidad y venta de dupes de sus marcas se realiza sin el permiso ni la autorización de Estée Lauder “y con total desprecio por los derechos de Estée Lauder a controlar su propiedad intelectual.”
Ahora, en sus séptima a décima segunda causas de acción, referidas a la denominación de origen falsa y descripciones falsas, la empresa demandó bajo el artículo 1125(a) del Título 15 del Código de los Estados Unidos, que actúa mediante la prohibición de falsas denominaciones de origen, falsas descripciones y dilución:
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Cualquier persona que, en o en relación con cualquier producto o servicio, o cualquier envase de producto, utilice en el comercio cualquier palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de estos, o cualquier falsa denominación de origen, descripción falsa o engañosa de un hecho, o representación falsa o engañosa de un hecho. Que pueda causar confusión, error o engaño en cuanto a la afiliación (...) o en publicidad o promoción comercial, tergiverse la naturaleza, características, cualidades u origen geográfico de sus bienes, servicios o actividades comerciales o de los de otra persona, será responsable en una acción civil por cualquier persona que considere que ha sido o es probable que sea perjudicada por dicho acto.
La décimo tercera causa de acción se refiere a la infracción del trade dress de la colección Private Blend, también a la luz del artículo 1125(a). Al respecto, la empresa señala que la imagen comercial (distintiva y originada exclusivamente por Tom Ford) de dicha colección no es funcional en su totalidad, es visualmente distintiva y única en la industria de las fragancias, no es esencial para su uso o propósito, no afecta el costo ni la calidad de la fragancia, ni ofrece ventajas de costo para el fabricante ni ventajas utilitarias para el consumidor, por lo que la existencia de otros muchos diseños igualmente viables y eficientes extingue la necesidad de “copiar o imitar la imagen comercial de la colección”.
La décimo cuarta causa de acción se basa en la infracción de marca registrada de derecho común y competencia desleal para todos los productos acusados, sobre los que los demandantes poseen y disfrutan de derechos de marca registrada de derecho consuetudinario en todo Estados Unidos, a la vez que Tom Ford posee y disfruta de derechos de imagen comercial de derecho consuetudinario sobre la imagen comercial de Private Blend.
Los actos de los demandados son intencionales, deliberados y tienen la intención de confundir al público y perjudicar a los demandantes. (...y) constituyen competencia desleal según el derecho consuetudinario de California, precisaron.
Finalmente, la décimo quinta causa de acción es la infracción indirecta de marca registrada cometida por Walmart mediante la oferta en su sitio de los productos infractores, que le ha producido ganancias a la cadena minorista y otros vendedores a la vez que les ha supuesto a ellos una pérdida económica sustancial cuya indemnización se determinará en el juicio… si se llega a este.
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