Un litigio basado en la protección de una marca tridimensional y que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Segunda Instancia, y la Corte Suprema de Justicia de Colombia dieron por cerrado en marzo de 2024 podría llegar a la Corte Constitucional de ese país: Se trata del litigio que sostuvieron, desde 2017, la empresa local Evacol y la estadounidense Crocs Inc. por una supuesta infracción marcaria relacionada con el diseño de unas “chanclas” plásticas similares, que Crocs insistió eran copias de sus famosas sandalias.
El caso vuelve a las cortes debido a que, el 31 de enero, Crocs presentó una tutela contra la decisión del año pasado ante la Corte Constitucional, a la que pidió revise el caso. Vladimir Fernández, magistrado de esta corte, le dijo a medios locales que si el caso es seleccionado para revisión, será la oportunidad de unificar criterios sobre la protección de las marcas tridimensionales y definir el alcance de las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino respecto a la propiedad industrial.
Crocs volvió de nuevo a la carga, aunque la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia colombiana revocó la sentencia de Primera instancia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, que le dio la razón a Crocs en 2019 y que obligó a Evacol a cesar la venta y comercialización de los productos identificados con las referencias Zueco 078, 078-07 y 084 (que Crocs aseguró infringían su marca registrada para sus sandalias), retirar de los comercios colombianos todos los productos con referencias a los zapatos, recoger todos los zapatos, destruir los moldes usados para hacerlos y todos los ya hechos y pagar 74,5 millones de pesos en indemnización (90 salarios mínimos mensuales legales vigentes).
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La SIC concordó con Crocs en que Evacol estaba violentando sus derechos de propiedad industrial sobre la marca tridimensional (los zapatos homónimos), identificada en Colombia con el certificado de registro N° 534245 para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La firma que asistió a Evacol, y que luego logró la revocación de la sentencia de la SIC, fue Sergio Cabrera Abogados. LexLatin entiende que Serrano Martínez CMA es la firma que asistió a Crocs Inc.
Cuando la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC determinó que los zapatos de Evacol son similares a la marca tridimensional registrada a favor de Crocs lo hizo basándose en (aparte de las pruebas aportadas por la demandante) la simple observación, “pues los productos presuntamente infractores, coinciden con las vistas de la marca tridimensional que aparecen en el registro, aunque no son idénticos”, dijeron.
Pero cuando la CSJ, a donde llegó la apelación de Evacol, anuló la sentencia de la SIC lo hizo destacando que no era posible confundir a los zapatos hechos por cada empresa, ya que la marca estadounidense se distinguía por tener como signo gráfico un cocodrilo, mientras la marca local muestra un tucán; asimismo, la parte trasera de la suela, las correas y la diferencia en los precios también ayudaban a despejar cualquier confusión entre los consumidores, por lo que tampoco podía hablarse de competencia desleal.
Lamentablemente, para ese momento, el molde que usaba la empresa colombiana para producir los zapatos había sido destruido (como ordenó la SIC), no obstante, Antonio Wang (fundador y dueño de Evacol) contempló demandar a Crocs por lucro cesante y por 500 millones de pesos, equivalentes al valor de los zapatos y molde destruidos.
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Los otros hechos
Evacol (de Cali) no tenía un registro de diseño industrial sobre sus zuecos para cuando los zapatos de Crocs entraron al mercado local, a pesar de haber intentado obtenerlo desde 2010, ¿la razón?: La SIC consideraba que no había novedad inventiva en dicho diseño. A pesar de esto, fabricaron y comercializaron sus zapatos, que adquirieron fama con relativa rapidez entre los compradores colombianos.
También, a pesar de aducir falta de originalidad sobre los zuecos caleños, la SIC sí otorgó a Crocs el registro sobre una marca tridimensional para el mismo tipo de calzado, en 2016, lo que llevó a la empresa estadounidense a exigirle a los locales que parara la fabricación y venta de su zueco porque tenía un derecho exclusivo sobre el modelo. Evacol se negó y por esto Crocs inició su demanda por infracción a su propiedad industrial.
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Aunque los caleños cumplieron con las obligaciones que le impuso la SIC, decidieron apelar la decisión de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales que finalmente resolvió el Tribunal Superior de Bogotá, en virtud de una interpretación realizada por el Tribunal de Justicia Andino sobre las marcas tridimensionales que los llevó a concluir que Evacol podía continuar con la producción de sus zapatos, especialmente porque por cuatro años ambas marcas coexistieron en el mercado sin que el público las confundiera, pues los zapatos eran lo suficientemente distintos en sus denominaciones e isotipos.
El Tribunal de Justicia Andino considera que las normas sobre litigios de marca deben adaptarse al hecho de si estas son tradicionales o no tradicionales (como las tridimensionales) y que las no tradicionales aumentan las probabilidades de restringir la competencia, pero que si uno de los productos fue comercializado antes del otorgamiento del registro de alguno debe considerarse si hubo coexistencia pacífica entre los signos en pugna y si el público los confundió o podría confundirlos.
Entonces, a pesar de la similitud entre ambos signos, los dos coexistieron por años y fueron lo suficientemente distintos (en precio, nombre, diseño general e isotipo) como para evitar confusión, después de todo, no es lo mismo un reptil que un ave. Todo este caso pone en relieve la principal dificultad al momento de registrar una marca tridimensional: su capacidad distintiva.
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El significado de la nueva revisión
A lo largo de los años que Evacol y Crocs se han enfrentado, y ante las diversas instancias que le dieron la razón a la empresa extranjera, los caleños han insistido en que los reveses que sufrieron ante las autoridades contravienen el derecho a la libre competencia, que favorece a los diseños industriales de grandes empresas por encima del fomento de la innovación de las empresas nacionales.
Quizás el por qué Evacol insiste en que la sentencia de la SIC los desfavorece lo explica la misma Superintendencia que, en su momento, dijo que “es dable destacar que lo que en este proceso se protegió fue el registro de una marca, no un producto específico que se encuentre en circulación en el mercado, conforme se refiere en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000” (del Tribunal de Justicia Andino - TJCA), por lo que, a pesar de que la empresa local argumentó la titularidad de diversos registros de diseño industrial estos no coinciden con las referencias mostradas en la demanda de Crocs, por lo que, la comercialización de estas sandalias no se encuentra amparada por ningún derecho de propiedad industrial. Es decir:
Para el caso concreto, lo que se pretendió proteger es el derecho de propiedad industrial de CROCS y su marca tridimensional. Por esta razón, no es válido haber efectuado el cotejo a partir de la referencia denominada “CROCS BAND” con las referencias de zuecos No. 084, 078 y 078-07 de EVACOL, pues no es el producto CROCS BAND el objeto de protección en este asunto, sino la marca tridimensional.
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Ahora, lo que podría revisarse con el siguiente capítulo de esta “saga” es la validez de la decisión de la SIC a la luz del TJCA sobre las marcas tridimensionales, que en las Decisiones Andinas 8, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, si bien no hace referencia al concepto de signo tridimensional tampoco desconoce la importancia de las formas de los productos o embalajes, por lo que admite la protección de los diseños industriales.
Luego entró en vigor la Decisión 486 de 2000, que sí establece de manera expresa el registro de marcas tridimensionales y determinó que las marcas tridimensionales no pueden considerarse figurativas. Hasta ese entonces, no se había establecido la posibilidad de registrar la forma de un producto (su envoltura o embalaje) como una marca.
Por ahora, en los antecedentes citados por la CSJ cuando falló a favor de Evacol, la Corte especificó que la SIC hizo caso omiso del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, “que no exige probar el riesgo de confusión, sino la idoneidad de la conducta para generar ese riesgo de confusión, estableciendo un supuesto probatorio inexistente en la ley.”
Al final, gran parte de la discusión, como indicó el magistrado Vladimir Fernández, y que expertos también señalan, es que la protección de las marcas tridimensionales es polémica e involucra grandes consecuencias prácticas para el mercado, porque, a diferencia de la protección de invenciones, la exclusividad sobre estas invenciones se concede por un tiempo limitado, pero la protección marcaria se puede prolongar de manera ilimitada.
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