
El 17 de junio, la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) le dio un golpe bajo a la casa de moda Chanel, al rechazar su intento de bloquear el registro de Simb D.O.O., una marca de cosméticos de Eslovenia cuyos productos (de la clase 3, para jabones, cremas de ducha y perfumadas y cosméticos) —aseguran— es demasiado similar a dos versiones de su marca número 5 (la usada en su perfume y una versión simplificada).
La oposición, identificada como No B 3 203 223, fue rechazada en su totalidad debido a que la EUIPO consideró que, “incluso suponiendo que los productos sean idénticos, no existe riesgo de confusión por parte del público. Por tanto, debe desestimarse la oposición”. Con esta sentencia, la oficina europea concluye el proceso de oposición que Chanel inició en septiembre de 2023. Los símbolos (incluidos en la decisión) evaluados fueron estos:
Este no es el primer reclamo marcario que Chanel sufre; de hecho, tiene una lista de oposiciones a registros de marca por similitud que le han sido negadas a lo largo de los últimos años. Una de estas fue contra Huawei, a la que intentó bloquear el registro de su logotipo como marca para su hardware informático, ante el Tribunal General Europeo de Luxemburgo, en 2017, que al final consideró que no existía riesgo de confusión.
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En octubre de 2019, intentó bloquear ante la Oficina de Patentes de Japón el registro de la marca Gonna Getcha, de la empresa local M-Paulownia Co., Ltd., cuyo símbolo son dos G invertidas y entrelazadas. Esta se usaría en llaveros, adornos personales y para zapatos, relojes y piedras preciosas en bruto y semilabradas.
Según Chanel, la marca imitaba a su monograma formado por dos C invertidas y entrelazadas, para productos de la clase 14, por lo que debía ser cancelada en contravención del artículo 4 de la Ley de Marcas japonesa, debido a que —aseguraron— ambos monogramas podrían confundirse, gracias a la enorme popularidad del monograma de Chanel.
Finalmente, en diciembre de 2020, la OPJ determinó que si bien el monograma de Chanel tiene una alta reputación entre los consumidores japoneses, visualmente ambas marcas eran lo suficientemente distintas, fonética y conceptualmente.
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Pero esta no fue la única oposición infructuosa en Japón. En agosto de ese mismo año, intentaron bloquear la solicitud de marca de la empresa HIC Co., Ltd. para las palabras Music Bar y Chaya, además de un logotipo formado —también— por dos C invertidas y entrelazadas, para uso en servicios de restaurante, cuya oposición se emitió en febrero de 2021.
Otro de sus fallos ocurrió en Europa, en 2022, cuando la Oficina Estatal de Patentes de la República de Lituania no le permitió registrar su frasco de perfume N° 5 como marca en la clase 3, a pesar de que esta marca tridimensional ya contaba con un registro exitoso en varios países. ¿La razón de la oficina lituana?: falta de carácter distintivo.
Este revés fue apelado por la empresa francesa varias veces, hasta que llegó al Tribunal Supremo, que consideró que el signo tridimensional no era inherentemente distintivo ni se apartaba de lo habitual para este tipo de productos, en cuyo mercado ya existían varios envases similares. Ninguna de las pruebas presentadas por Chanel (que incluyó una encuesta de consumidores hecha en Francia y el argumento de que el frasco adquirió su carácter distintivo mediante el uso en el mercado) fue suficiente para convencer al Tribunal.
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La notoriedad no siempre es evidente
De acuerdo con Robecca Davey, asociada sénior de marcas de Marks & Clerks, la negativa de la EUIPO destaca la importancia de las pruebas en los casos de oposición de marcas al momento de protegerlas, porque dicha notoriedad no es necesariamente evidente para las oficinas de marcas.
Los propietarios de marcas no pueden confiar en el conocimiento ‘esperado’ de una marca y, a menos que se proporcione evidencia real para demostrarlo, no se tendrá en cuenta la reputación o el ‘distintivo mejorado’ de esta, escribió.
El mayor fallo de Chanel, para Davey, fue no haber podido demostrar, con pruebas irrefutables, en qué consistía la notoriedad de su marca. Para la EUIPO, cualquier conocimiento privado que un individuo, incluidos los examinadores de la División de Oposición, pudiera tener sobre el carácter distintivo de una marca, debía dejarse de lado para solo concentrarse en las pruebas obrantes en el expediente, y estas pruebas fueron insuficientes.
Cabe decir, por cierto, que entre las pruebas presentadas por la compañía francesa había una copia impresa de Wikipedia que hablaba del perfume Chanel No. 5, un folleto y fotografías del escaparate de una tienda física que llevaba impresos Chanel y 5 y publicidades impresas de perfumes de Chanel de varias décadas.
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Sobre la página de Wikipedia, la Junta dijo que un extracto de esta fuente carece de certeza, ya que proviene de una enciclopedia colectiva en línea. Respecto al folleto y las publicidades impresas (con décadas de existencia), consideró que estos solo probaron que esas marcas se usaron en su momento, pero no si están actualmente en uso; también estimó que estos materiales solo fueron prueba de la longevidad de las marcas anteriores y de que “la aparición de varias celebridades en dichos materiales habla de los medios financieros absorbidos por las campañas publicitarias” pero no de cómo, cuándo y dónde se distribuyeron ni si llegaron a los consumidores en el territorio pertinente.
La falta de un informe fehaciente de participación de mercado y alcance de la marca de Chanel entre el público objetivo del territorio pertinente también jugó en su contra, debido a que la empresa no demostró cuántos de sus productos con el 5 vendieron, lo que impedía a la EUIPO sacar conclusiones sobre cuántos consumidores estuvieron realmente expuestos esta marca y, por ende, la relaciona con la compañía.
N° 5 se ha convertido a lo largo de los años en un buen ejemplo de cómo una marca evoluciona en términos de signo y productos. Es mucho el camino que ha recorrido desde que en 1926 fue registrada en Estados Unidos solo para perfumes y agua de tocador para luego ir añadiendo polvos faciales, jabón de tocador, lápiz labial, aceite y spray de baño, loción corporal, baño de leche y todo tipo de cosméticos, hasta 2018.
Todo esto pudiera haber convencido a la empresa de que la notoriedad, por amplia, era evidente por sí misma, pero la expansión de su portafolio de cosméticos bajo el 5 en todo el mundo no es necesariamente un buen argumento al momento de oponerse a nuevas marcas con el mismo guarismo, como demostró en junio la EUIPO que —al final— requirió de pruebas suficientes sobre la reputación y grado distintivo, “como resultado de su uso prolongado e intensivo”, para concederle la oposición que nunca ocurrió.
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