Es de conocimiento común, al menos entre expertos, que dos marcas con el mismo nombre no pueden ser registradas en un mismo mercado. Si bien las normas son claras en este sentido, a veces dos empresas con marcas iguales en la misma clase de la Clasificación de Niza se ven obligadas a coexistir, por diversas razones.
Cuando esto ocurre, usualmente se hace mediante la firma de acuerdos de coexistencia de marcas, de carácter privado, en los que titulares reconocen el derecho del otro a registrar u operar marcas idénticas (o similares) para productos o servicios pertenecientes a la misma clasificación. Estos acuerdos se usan para prevenir oposiciones administrativas, acciones de nulidad o litigios por infracción marcaria y su mejor curso de acción es delimitar el ámbito de uso de cada marca, sobre todo para evitar confusión en el público.
Dos empresas que tienen un acuerdo de coexistencia de marca, desde 1984, son la estadounidense The H.D. Lee Company, Inc., titular de las marcas Lee® y Riders®, especializada en prendas de vestir; y la fabricante de calzado Grendene S.A., de Brasil, titular de las marcas Melissa®, Ipanema®, Grendha® y Rider®. Ambas empresas tienen registros de marca bajo la Clase 25 de la Clasificación de Niza, para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.
Esto significa que sus marcas Rider se solapan en varios mercados, lo que las obligó a firmar un acuerdo de coexistencia en el que pactaron las condiciones comerciales, geográficas y de catálogo bajo los cuales operan y delimitan sus derechos para evitar confusión en el consumidor y evitar o resolver litigios por infracción de marcas.
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El convenio es de alcance mundial e incluye a Latinoamérica: The H.D. Lee Company conserva y protege el uso exclusivo de sus signos en ropa, prendas textiles y accesorios afines, mientras Grendene lo hace en calzado. Al ser un acuerdo global, surte efectos ante las oficinas de propiedad industrial de varios países, como el Indecopi peruano, la USPTO estadounidense, el Inpi brasileño o el Inapi chileno, lo que les facilita la expansión comercial sin disputas por la superposición de clases.
Sin embargo, a pesar de que existe un pacto de convivencia que define pautas -como la presentación gráfica de los productos o sus canales de distribución- y asegura que ninguna de las partes presente oposiciones, solicitudes de nulidad o acciones por cancelación por no uso contra los registros solicitados por la contraparte, surgen conflictos.
A principios de agosto de este año, por ejemplo, el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) de Chile revocó una resolución de oficio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) que impedía que The H.D. Lee Company, Inc. registrara la marca Rider (para jeans, pantalones y chaquetas exteriores) debido a la existencia de un registro idéntico de titularidad de Grendene para sandalias y pantuflas.
En resumidas cuentas, la causa comenzó en abril de 2025 con la presentación de la solicitud de registro de marca ante Inapi. La entidad realizó observaciones de fondo en septiembre de ese año, que se contestaron en octubre, y finalmente el 10 de diciembre se proveyó la resolución del rechazo. El recurso de apelación de The H.D. Lee Company, Inc. se presentó el 29 de diciembre y se resolvió en agosto de 2026.
Para el Inapi, la solicitud de registro de marca de The H.D. Lee Company debía negarse a la luz del artículo 20 letra h de la Ley N° 19.039, que establece que no pueden registrarse como marcas signos idénticos o semejantes a una marca inscrita o solicitada, cuando su uso pueda inducir al público a error, especialmente sobre la naturaleza, la procedencia, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios.
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Como Rider es un signo idéntico fonéticamente para ambas empresas, el ente estimó que la similitud podía inducir a confusión al público consumidor y negó el registro que, eventualmente, The H.D. Lee Company apeló ante el TDPI, asistido por Villaseca Abogados.
La estrategia legal del estudio para lograr la revocación del fallo del Inapi se basó en el principio de especialidad marcaria en atención al artículo 23 de la Ley 19.039: si bien las clases eran las mismas, los productos ofrecidos por ambas marcas tienen una segmentación de mercado suficientemente clara como para coexistir sin inducir a error al consumidor -por lo que podía aplicarse el principio de especialidad marcaria para que pudieran coexistir ambos signos.
Al resolver la apelación, el TDPI centró su análisis en el principio de especialidad marcaria y también en la existencia del acuerdo de coexistencia global vigente, en plena aplicación en Perú y Estados Unidos, países donde las marcas coexisten pacíficamente, y al que le dio valor probatorio.
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Según Juan Cristóbal Guzmán, asociado de Villaseca Abogados, lo relevante de este fallo es que el TDPI revirtió un rechazo de oficio de Inapi al acreditar la existencia de un acuerdo de coexistencia real y operativo, lo que demuestra que estos rechazos son apelables y que, con la estrategia correcta, se pueden revertir.
Si bien en un análisis general se puede estimar que los productos están relacionados o que responden a públicos similares, la verdad es que, en la interpretación estricta, cada producto tiene un público objetivo y las experiencias comerciales de ambas marcas en Perú y Estados Unidos lo acreditan.
"Lo más desafiante era hacer valer el acuerdo de coexistencia y efectivamente revocar la sentencia de Inapi para que se concediera finalmente el registro de la marca por el Tribunal de Apelación. Estos acuerdos no suelen tener mucha relevancia en Chile, para los Tribunales, ya que siempre se defiende el interés público, que tiene por objeto que los usuarios o consumidores no se confundan en el comercio, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las partes en ese sentido", explica el abogado.
De acuerdo con la firma, este caso deja dos lecciones prácticas para titulares de portafolios marcarios internacionales con operaciones en Chile. El primero, que un rechazo de oficio fundado en el artículo 20 letra h) no es necesariamente definitivo cuando existe una diferenciación real entre los productos en conflicto; y el segundo, que los acuerdos de coexistencia pueden ser una herramienta eficaz ante los tribunales, siempre que no sean una mera declaración formal, sino que respondan a una estrategia comercial auténtica y verificable en la práctica.
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