Hasta hace poco el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) no tramitaba las acciones de cancelación por falta de uso contra nombres comerciales registrados. La autoridad consideraba que los derechos se adquirían con su uso, por lo tanto, el registro era únicamente declarativo y no le era aplicable la figura de la acción de cancelación por falta de uso.
Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional internacional, que encuentra fundamento en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, estableció la posibilidad de presentar acciones en contra del desuso. Recientemente, este criterio fue recogido por el SENADI en una de sus resoluciones.
El criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentra en la interpretación prejudicial Nro. 171-IP-2018 (sobre la Cancelación por falta de uso del nombre comercial BABALÚ + DISEÑO publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3892 del 6 de febrero de 2020). Por este dejó sentado que:
- No se puede denegar la justicia por falta de norma expresa. Así, es posible presentar acción de cancelación contra nombres comerciales registrados, con las limitaciones propias de la naturaleza específica de esta figura.
- La falta de uso es el hecho generador que deja sin efecto el nombre comercial. La cancelación del registro es posterior y busca simplemente extinguir formalmente el registro que se ha concedido.
- A diferencia de la cancelación de marcas, no se requiere que transcurran 3 años después del registro para que sea procedente la acción de cancelación contra un nombre comercial.
- Quien logre la cancelación del nombre comercial no será acreedor del derecho preferente para su registro, ya que, como se ha mencionado, los derechos sobre un nombre comercial nacen con el uso y no con el registro, por lo que no es posible extender esta consecuencia (aplicable a cancelaciones de marcas) a los nombres comerciales.
El SENADI adoptó esta interpretación en febrero cuando aceptó un recurso de reposición contra una resolución en la que no se había admitido una acción de cancelación contra un nombre comercial (Resolución Nro. OCDI-2019-130 de fecha 12 de febrero de 2020. Nombre Comercial MEGALAB). En la resolución se ordenó notificar al titular del nombre comercial registrado para que presente las pruebas de uso correspondientes.
Un nombre comercial es cualquier signo capaz de identificar a una persona o establecimiento de comercio en el ejercicio de una actividad económica. Hay que notar que los nombres comerciales son independientes de la razón social o denominación de las empresas y pueden ser iguales o diferentes.
Según el artículo 416 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, con respecto al registro declarativo del nombre comercial, dispone que: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquirirá por su primer uso en el comercio, público, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el país y terminará cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o establecimiento comercial que lo usa”.
El titular de un nombre comercial puede presentar oposición o cualquier otro mecanismo de defensa de su signo, siempre que acredite su uso. Antes de la sentencia en cuestión, el problema surgía al momento de solicitar una marca similar a un nombre comercial ya registrado: si el titular no presentaba oposición o, a pesar de haberlo hecho, no demostraba el uso del nombre comercial, de todas formas correspondía la negativa de marca por ser similar a algún nombre comercial ya registrado.
Una de las soluciones previstas por los usuarios para contrarrestar este tipo de inconvenientes fue la presentación de acciones de cancelación por falta de uso contra nombres comerciales registrados. Para estos asuntos el SENADI no había mantenido un criterio uniforme, en la mayoría de los casos estas acciones eran inadmitidas por considerar que el registro de un nombre comercial pierde su validez y efectividad tan pronto cesa el uso, por lo tanto, la cancelación no era jurídicamente procedente.
La interpretación prejudicial mencionada resolvió una problemática recurrente dentro del SENADI que permitirá a los usuarios remover del registro aquellos nombres comerciales que están formalmente vigentes, pero que materialmente no están en uso y que obstaculizan el registro de marcas u otros nombres comerciales.
Con la resolución del Tribunal Andino de Justicia, el SENADI aplicará un criterio unívoco sobre esta materia y no dependerá del criterio personal del funcionario que conozca la petición.
*Katherine González es asociada en CorralRosales.
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