Muchas empresas extranjeras, al visualizar su expansión a otros mercados, descuidan aspectos que pueden afectar significativamente su negocio. Entre ellos, descuidan la protección de sus activos de propiedad intelectual de acuerdo con las leyes locales.
Es común que, al definir territorios de interés de protección, no se tengan en cuenta las especificidades legales de cada jurisdicción, frustrando las expectativas de posicionamiento en el mercado y retorno de las inversiones realizadas.
Por ello, el papel de una asesoría jurídica especializada en PI es de suma importancia. Esto es especialmente relevante en el mercado brasileño, con varias reglas específicas de propiedad industrial que, si no se abordan adecuadamente, pueden comprometer la posibilidad de protección.
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Las empresas enfocadas en campos como la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías deben ser conscientes de la protección de sus invenciones en el país. En el caso de empresas de productos de consumo masivo, las marcas son un activo de crítica relevancia.
Con base en estos comentarios y considerando las especificidades que permean los derechos de PI en Brasil, preparamos una serie de preguntas y respuestas para ayudar a las empresas a optimizar sus esfuerzos al establecerse en el país.
¿Cuáles son los primeros pasos para proteger la Propiedad Intelectual en Brasil?
Para la protección de los activos de PI ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi ), órgano encargado de decidir sobre las solicitudes de registro de marcas, patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas y contratos de propiedad industrial), es necesario que las empresas extranjeras cuenten con asesoría legal especializada y experimentada.
Para otorgar una patente de invención es necesario cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.
Brasil tiene entendimientos específicos dependiendo del campo tecnológico. Por ejemplo, las invenciones relacionadas con la biotecnología tienen pautas de examen específicas. Lo mismo ocurre con las invenciones en el campo de la química y las implementadas por computadora. Los diseños industriales también cuentan con lineamientos específicos. En Brasil, no pasan por un examen de mérito antes de que se otorguen los registros, en todo caso, podrá ser solicitado por el titular o por terceros interesados.
En lo que respecta a las marcas, Brasil adopta el sistema first-to-file, según el cual el primero en presentar una solicitud de registro de marca obtendrá el registro y, en consecuencia, el derecho de uso exclusivo de esa marca en todo el territorio brasileño. Antes de ingresar al mercado local, es muy importante verificar por medio de un especialista técnico la adecuación del signo destinado a marca e investigar sobre la factibilidad de uso y registro.
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¿Puedo beneficiarme de los acuerdos internacionales firmados por Brasil al proteger mis activos de PI en el país?
Brasil es signatario de los más importantes tratados internacionales de PI, incluidos el Convenio de París, Adpic, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Protocolo de Madrid y Protocolo de Nagoya. El país aún se encuentra en negociaciones para adherirse al Protocolo de La Haya.
A través del PCT las empresas ganan tiempo para decidir en qué territorios ingresar con las fases nacionales de la solicitud internacional, siguiendo la regla de los 30 meses para ingresar a una fase nacional. En cuanto a protección de marcas, en 2019 Brasil ratificó su adhesión al Protocolo de Madrid por lo que el Inpi actúa como Oficina de Origen y como Oficina Designada para empresas extranjeras que deseen nombrar a Brasil como uno de los países de registro de sus marcas.
¿Cuánto tiempo se tarda actualmente en procesar las solicitudes (incluyendo patentes, marcas y diseños industriales) en el Inpi?
En promedio 5 años a partir de la solicitud de examen. Para 2022 se estima que este tiempo se reducirá a menos de 4 años. Para las marcas, el tiempo para una decisión final sobre reclamos sin oposición es de 9 meses. Para solicitudes con oposición, 12 meses. Este año se mantiene el tiempo de examen de las solicitudes sin oposición, con planes de aumentarlo a 18 meses en caso de oposición de terceros. Para diseños industriales, el tiempo para una decisión final es de 4 meses, aunque el Inpi estima que habrá un aumento de 10 % en el volumen de nuevos depósitos de diseño industrial.
¿Existen medidas que puedan tomarse para acelerar el procesamiento para garantizar la protección efectiva de mi activo de PI?
El Inpi alberga una serie de programas de examen acelerado de solicitudes de patentes, denominados conjuntamente Patent Prosecution Highway (PPH). Entre las modalidades se pueden mencionar la aceleración basada en decisiones favorables de exámenes en el extranjero, tecnologías verdes, infracción del objeto de la solicitud de patente por parte de terceros y otros.
En cuanto a la aceleración basada en tecnologías verdes, el Programa de Patentes Verdes del Inpi tiene como objetivo contribuir a la mitigación del cambio climático. El programa se hizo permanente después de que comenzó un período de prueba piloto en 2012. La protección de la patente es retroactiva a la fecha de su presentación y su titular tiene derecho a reclamar indemnización por infracción de terceros, considerando esa fecha.
¿Qué hacer cuando se tiene una solicitud en trámite en el Inpi o una patente vigente en Brasil y se identifica una posible infracción en el mercado?
Cuando se compruebe la posible infracción de una patente pendiente de examen, se podrá solicitar al Inpi su trámite acelerado. Para ello la empresa debe enviar una notificación extrajudicial al potencial infractor y presentar una copia junto con la prueba de la infracción. El plazo para una decisión final es de 9 meses. Si la notificación extrajudicial no es suficiente para detener la infracción, es posible iniciar una acción legal.
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¿Es necesario registrar algún contrato de tecnología y franquicia ante el Inpi?
El registro de contratos que involucran derechos de PI ante el Inpi legitima el envío de divisas al exterior en forma de pago por la tecnología negociada, además de permitir la deducción fiscal de los pagos realizados por la empresa brasileña en concepto de regalías y asistencia técnica a la empresa extranjera proveedora de la tecnología.
Los contratos de licenciamiento de derechos de propiedad industrial, suministro de tecnología, servicios de asistencia técnica y franquicias están sujetos a registro ante el Inpi.
¿Existen formalidades en la presentación de documentos ante el Inpi?
Al momento de tramitar solicitudes de patentes, marcas y diseños industriales en el Inpi es necesario presentar documentos como poderes, cesión de derechos, certificados de incorporación o fusión, prueba de cambio de nombre y otros.
Las formalidades varían según su finalidad. En cuanto a la presentación de traducción de documentos en idioma extranjero, la mayoría se pueden presentar de forma sencilla, sin protocolización, legalización o apostilla.
Con respecto a las solicitudes de patentes y patentes vigentes, se aplican requisitos que generalmente requieren ciertas formalidades. Los documentos en idioma extranjero necesitan una traducción jurada para su presentación en el Inpi. Además, los documentos oficiales (incluidas las cesiones de derechos y la prueba de cambio de nombre) deben ser notariados y apostillados. Cuando los documentos tienen su origen en un país que no es signatario del Convenio de La Haya, es necesario realizar su legalización consular.
Existen acuerdos bilaterales firmados por Brasil para la simplificación de la burocracia documental. Este es el caso, por ejemplo, del Acuerdo de Cooperación en Materia Civil entre Brasil y Francia, según el cual los documentos públicos emitidos en cualquiera de estos territorios están exentos de legalización y apostilla cuando se presenten en el respectivo otro territorio.
*Antonella Carminatti, socia; Fernanda Quental, abogada, y André de Moura Reis, abogado. Los tres especialistas del área de propiedad intelectual de BMA Advogados.
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