Un requisito esencial para que un signo sea susceptible de protección marcaria es que este sea distintivo. Es decir, que tenga la capacidad de identificarse mediante un producto o un servicio respecto de otros productos o servicios parecidos o que satisfacen las mismas necesidades. Sin embargo, esa característica tan clave se puede perder y la culpable de la muerte de una marca puede ser a veces su propia fama. Así lo señala la experiencia internacional y la más reciente modificación legal en la materia en Chile.
Una marca que se registró siendo intrínsecamente distintiva puede haber perdido esa característica porque se vulgarizó su uso y se identificó directamente con el nombre del producto o servicio que ella distingue. Consecuentemente, todo empieza cuando los consumidores masivamente dejan de usar el nombre del producto y comienzan a usar el nombre de la marca para referirse a él. El resultado de lo anterior es que la marca pierde la capacidad distintiva que tuvo al momento de ser registrada.
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La actual legislación chilena consagra la caducidad de los registros de marcas cuando hayan perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio que nombran o porque su titular ha tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para la cual está registrada.
Estamos, entonces, frente a marcas que en sus comienzos eran nombres originales y distintivos para un producto y se convirtieron —por su uso y con el paso del tiempo— en un apelativo obligado de dicho producto.
Ejemplos abundan, es el caso de aspirina, zipper, celofán o trampolín, marcas que muchas veces hacemos sinónimo del producto que distinguen. Esta acción de cancelación no es novedad y existe en la mayoría de las legislaciones del mundo. Su fundamento es corregir una falla que se produce cuando las marcas son “víctimas” de su fama. Lo anterior, porque nace como signo novedoso y distintivo, al punto de identificarse con el producto mismo que distingue.
Esto produce una falla en el mercado: la marca deja de cumplir con su función distintiva y, por lo tanto, la legislación debe intervenir para corregir esa falla y lo hace a través de esta acción que permite cancelar este tipo de marcas genéricas.
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En suma, los titulares de marcas deben estar atentos, deben proteger sus activos intangibles y encargarse de que los consumidores no adopten la costumbre de hacer a la marca sinónimo de producto.
De hecho, muchas empresas han hecho trabajo de mercadeo en ese sentido. En 2014, Kimberly-Clark Worldwide Inc. lanzó una campaña que decía “No borrar. Puede que usted no sepa, pero al usar el nombre Kleenex® como un término genérico para los pañuelos, usted arriesga borrar nuestra marca protegida en la que hemos trabajado muy fuerte todos estos años…”.
Tendremos que esperar para ver cómo avanza la aplicación de esta norma en nuestro país. Será interesante y a la vez desafiante ver a las empresas proteger a sus marcas para que no caigan en un uso que podría significar su fin.
*Agustina Davis Komlos es socia de BBD Legal.
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