Durante la semana pasada, la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (UKIPO) revocó dos marcas registradas a nombre de Nestlé, pues la empresa no pudo comprobar que sí las usó durante los pasados cinco años.
Con esta decisión, la transnacional tuvo que renombrar la fórmula infantil S-26 y permitir que Holland & Barrett, cadena multinacional británica de tiendas naturistas con presencia en 16 países, use esta marca en algunos de sus productos, luego de que pidiera su autoridad, junto con la revocación de ambas marcas por falta de uso.
Cadbury vs Nestlé
Esta no es la primera controversia marcaria que la empresa suiza sostiene contra otra. Un caso muy conocido -y sobre el que tuvieron una pérdida parcial en julio- es la disputa de Nestlé con Cadbury, británica, sobre el uso del color púrpura (Pantone 2685C) como marca registrada y que la chocolatera ha tratado de registrar por años, a pesar de la oposición de la primera.
Hasta julio de este año, cuando la Suprema Corte de Inglaterra y Gales (División Chancery) dio parte de la razón a Cadbury en su apelación a la decisión de Louise White (Oficial de Audiencias), quien dijo, en 2019, que dos de las tres marcas en las cuales la chocolatera usa el púrpura son inválidas.
Todo empezó cuando Cadbury quiso hacer de su marca 3 instancias, señalando como signo distintivo el púrpura, color que utiliza en sus empaques, a cuya concesión se opuso Nestlé, que fue secundado por el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales. Este sostuvo que la palabra “predominante”, usada por la aspirante a la marca, no puede definir un signo distintivo y que, además, una marca no puede consistir en colores puesto que no puede presumirse que un color per se constituye un signo, según un fallo similar al que recurrieron para esta sentencia: Libertel Groep BV contra Benelux-Merkenbureau, juzgado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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De acuerdo con el Reglamento de Ejecución de Marcas de la Unión Europea (Eutmir), “las marcas de color son marcas de un solo color sin contornos o una combinación de colores sin contornos”. Aquellas que consisten exclusivamente en un solo color deben, obligatoriamente, reproducir dicho color, mientras que las marcas que consisten en una combinación de colores deben mostrar la disposición sistemática de la combinación de manera uniforme y predeterminada, sobre todo porque “colores yuxtapuestos, sin forma o contornos, o una referencia a dos o más colores en todas las formas concebibles, no cumplen con los estándares requeridos de precisión y uniformidad”, lo que impediría determinar el alcance exacto de los registros de marca.
En este caso, la Suprema Corte de Inglaterra y Gales debió determinar si la primera marca, el color en el embalaje, era lo suficientemente ambigua como para afectar a Nestlé, si la segunda marca podía ser un signo distintivo (se juzgó que sí) y si la tercera marca (el púrpura aplicado a toda la superficie visible del empaquetado) estaba claramente descrita (sí estaba).
¿Los colores pueden registrarse como marcas comerciales?
Alan Harper, socio PI de Walker Morris LLP, explicó que —conforme al artículo 3 de la Directiva de la UE— un color es una simple propiedad de las cosas aunque puede constituir un signo según el contexto en el que se utilice.
“Si bien este caso representa una victoria para Cadbury, no ha aclarado particularmente la posición sobre el registro de colores como marcas comerciales. La conclusión de este juicio es que los colores con descripciones que brindan contexto corren un mayor riesgo de oposición o invalidación. Mientras tanto, aquellos que se centran exclusivamente en el color como concepto único, de conformidad con el artículo 3, tienen una mayor probabilidad de ser registrados”, escribió.
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Adicionalmente, el artículo 2 de la Directiva de la UE exige que una marca tiene que ser un signo, es decir, ser capaz de representación gráfica y ser capaz de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas para ser registrada.
Al respecto, Jani Ihalainen, abogado británico de PI de RPC, recordó que ya que la cuestión discutida por el Tribunal de Apelación era si esta marca púrpura realmente representaba un signo aplicado a toda la superficie visible del embalaje y que la descripción dejaba mucho margen en la aplicación del color, siempre que fuera el predominante, esta no podía representarse gráficamente por lo que carece de “claridad, precisión, autocontención, durabilidad y objetividad”.
No obstante, dijo el especialista, “si bien el caso no es un gran cambio en el mundo de las marcas de color, brinda cierta claridad en cuanto a la redacción adecuada para marcas similares en el futuro y señala las trampas que pueden ocurrirle a cualquier redactor de la solicitud. La clave es suficiente especificidad para que la marca no sea muy difícil o imposible de entender”, pero teniendo en claro que hay lugar para cierto grado de generalidad.
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