La cadena de retail de ferretería y productos para el hogar, Sodimac Colombia, demandó a Sodimac San Rafael, ahora Distribuidora San Rafael S.A.S., por la utilización sin registro ni autorización de la marca Sodimac, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y, como resultado, la demandada fue obligada a indemnizar a la demandante.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría asesoró a Sodimac, mientras que Muñoz Abogados representó a la empresa demandada.
Sodimac obtuvo una sentencia favorable ante la SIC, que incluyó el establecimiento de la Indemnización por Perjuicios, prevista en el Decreto 2264 de 2014, cuyo objeto es compensar los daños causados por la infracción al derecho marcario en Colombia.
Camilo Suárez, asociado de PPU, señaló que la indemnización establecida contra la ahora denominada Distribuidora San Rafael no cumplió con los extremos sancionatorios adecuados, en función de resarcir los daños supuestamente causados a Sodimac, por lo que apeló ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Esta corte solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre las normas de derecho marcario aplicables, así como sobre los criterios para el establecimiento de las indemnizaciones, por vía de oficio, con el objetivo de que el ente judicial bogotano tuviera un marco claro para decidir.
En este sentido, el Tribunal de la CAN procedió a interpretar el Artículo 115, literal D de la Decisión 486 del organismo multilateral, que establece los criterios para determinar el uso ilícito de una marca de un tercero.
En el mismo dictamen, emitido en Quito, Ecuador, el 21 de febrero, el tribunal decidió de oficio interpretar el Artículo 243 de la misma Decisión 486, que establece los criterios para calcular las indemnizaciones por daños y perjuicios en estos casos.
Con base en los elementos de juicio presentados por las partes y esta interpretación prejudicial, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá dictó un veredicto no recurrible contra la demandada y estableció una indemnización mayor a la prevista originalmente por la SIC. Suárez subrayó:
El caso es muy relevante en la medida en que se implementa la figura jurídica de la Indemnización Preestablecida de Perjuicios, incorporada a la legislación colombiana por el Decreto 2264 de 2014. Este mecanismo impone una especie de Daños Estatutarios al Demandado que es encontrado responsable de infringir una marca”
Por su parte, Camilo Cortés Prieto, abogado de Muñoz Abogados, señaló que “la sentencia deja varias reflexiones frente a lo que perjuicios se refiere y genera dudas sobre los elementos para la comparación de signos distintivos. Cuestiones que, en todo caso, no han sido pacíficas dentro de los países sometidos al régimen comunitario andino. Por demás, la sentencia destacó que Sodimac Colombia S.A. no logró demostrar sus derechos sobre el nombre comercial Sodimac”.
Suárez fue enfático al señalar, durante sus alegatos ante la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que la sanción indemnizatoria debe “enviar un mensaje claro” a la comunidad para disuadir, en el marco de los extremos que permiten las leyes, a otros de irrespetar los derechos de registro de marca.
Sodimac Colombia tiene presencia en 24 ciudades y municipios colombianos con más de 36 tiendas y una red de almacenes, que funcionan conectados a un gran centro de distribución. Es una empresa internacional, propiedad en un 51 % de la organización Corona y 49 % de Falabella de Chile. Se estableció en Colombia en 1993.
Asesores legales
Asesores Sodimac Colombia:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socio Mauricio Patiño. Asociado prinicipal Camilo Suárez.
Asesores de Sodimac San Rafael ahora Distribuidora San Rafael S.A.S.:
- Muñoz Abogados (Bogotá): Abogado Camilo Cortés Prieto.
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